Artigo 124 - LPI / 1996

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE REFORMA - ATENDIMENTO AO ARTIGO 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI - ASSISTENTE SIMPLES - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO PROCESSO CONCESSÓRIO DO REGISTRO DA APELADA - PRECLUSÃO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 129, §1º, ...

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...DA LEI Nº 9.279/96-LPI - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DO REGISTRO DA APELADA - VALIDADE DO REGISTRO DA APELANTE - CONDENAÇÃO DA APELADA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - APELAÇÃO PROVIDA. I - Ao contrário do alegado pela apelada, a apelante expôs as razões de reforma do pedido em seu recurso, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, reunindo os pressupostos legais para que seja conhecido. II - A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de abstenção de uso de marca, que é consectário lógico da apreciação do pedido de sua nulidade, por força do artigo 109, I, da Constituição Federal, diante da presença do - INPI na demanda. III - Nas ações de nulidade de registros em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, na condição de assistente simples. IV - É sabido que o processo administrativo interrompe o prazo prescricional, que volta a correr pela metade do tempo a partir do último ato ou termo do respectivo processo, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, de acordo com o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial 1270439/PR). Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 11/04/2016 e a decisão desfavorável no processo administrativo de nulidade foi publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2243, de 31/12/2013, não transcorreu o prazo total de 5 anos descrito no artigo 174 da LPI, além de não 1 ter se configurado inércia da apelante, apesar de o registro ter sido concedido em 16/06/2009. V - Não é de se aplicar o direito de precedência disposto no artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96. A jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, ocorreu a preclusão para se tentar invalidar a marca registrada, depois, sob esse fundamento. VI - Verifica-se violação ao artigo 124, V, da LPI, vez que a marca "BARBANTES PIRATININGA", registrada pela apelada, configura "reprodução ou imitação de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Com efeito, o nome empresarial da apelante é TEXTIL PIRATININGA LTDA. EPP. e da apelada R J C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BARBANTES LTDA - EPP, além de ambas as empresas litigantes estarem situadas no Município de Piratininga no Estado de São Paulo. Não pode ser acolhido o argumento da apelada de que também tem sinal constante da marca em seu nome empresarial, porquanto, ao contrário de "PIRATININGA", que é sinal distintivo, "BARBANTES" é sinal descritivo do produto que pretende assinalar, não merecendo a mesma proteção. VII - É de se concluir que a marca da apelada incide na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devendo ser anulado o registro nº 822.790.076, da apelada, e concedido o registro nº 823.918.181, da apelante. VIII - Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça entende que, inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR, Diário de Justiça eletrônico 10/06/2016). No caso, não houve resistência direta do INPI à pretensão, eis que a Autarquia perfilhou a mesma tese da apelada, não devendo ser condenada nas verbas de sucumbência. IX - Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 822.790.076, por infringência ao artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, e a validade do registro nº 823.918.181, condenando a empresa apelada a abster-se do uso da marca anulanda, a qualquer título, em quaisquer meios de divulgação. Condenação da empresa apelada em honorários advocatícios de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da apelante, nos temos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como ao reemboloso das custas. (TRF-2, Apelação 0047337-54.2016.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 18/12/2020, Disponibilizado em: 22/12/2020)

 APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. ART. 124, INCISO XIX DA LEI 9.279/96. IMPRESSÃO DE CONJUNTO DAS MARCAS.  POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de nulidade de ato administrativo de registro de marca (registro n.º 902064797), ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e POGGIO CAMISARIA LTDA, e ...

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... a condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).2. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais.3. O artigo 124, V, da Lei 9279/96 veda o registro da marca que reproduza ou imita 'elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. Não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico.4. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.5. Não obstante se tratar do mesmo segmento de atividade empresarial (vestuário), fato é que o registro em nome da ré é de marca mista (elementos figurativo e nominativo), enquanto o da autora, apenas cuida de marca figurativa, o que já revela uma primeira distinção.6. Em relação ao elemento figurativo em particular, verifica-se que,  de fato, ambas as partes utilizam o símbolo de um pássaro de asas abertas na posição frontal. Entretanto, como destacado, a figura utilizada pela autora é uma águia bicéfala, enquanto o da ré é monocéfala.7. À semelhança do argumento utilizado pelo MM Juiz de primeira instância no tocante à especialização do público alvo (de melhor poder aquisitivo) de ambas as grifes, o que minimiza a susceptibilidade de confusão, considero que, também na perspectiva do perfil dos consumidores que adquirem tais produtos, não há semelhança gráfica suficientemente capaz de gerar confusão, posto que cada uma das marcas possuem estilo próprio, nitidamente diferentes, o que se revela com a simples consulta aos sites de cada uma das confecções.8. A despeito da notoriedade adquirida pela marca CAVALERA, que há anos consagrou-se no mercado de vestuário, também é fato que a referida marca  convive com a marca da ré, ao menos, desde 2009, quando do depósito do registro. Neste aspecto, não há nos autos elementos indicativos concretos de confusão entre os sinais, nem da diluição da reputação da marca das autoras, o que se esperaria neste interregno caso a convivência fosse potencialmente maléfica.9. Na esteira das impressões de conjunto deixadas por ambas as marcas, considero inexistir prejuízo na convivência dos elementos marcários em questão, assim como risco de associação indevida.10. Apelo não provido.     (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0024341-16.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Convocado HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 29/09/2023, DJEN DATA: 03/10/2023)

    APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. USO DE SOBRENOME DE EX-SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, XV DA LPI. RECURSO DESPROVIDO.1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por BORSARI IMÓVEIS LTDA em face de IMOBILIÁRIA (...) BORSARI LTDA E INPI.2. O ponto central do processo é a análise do pedido de nulidade de registro da marca BORSARI, concedida em favor da ré, em face das disposições legais da Lei 9.279/96 (LPI).3. O art. 124...

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..., XV da Lei 9.279/96 (LPI) veda o registro de nome de família ou patronímico, in verbis: “XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.”4. No mesmo passo da Lei de Propriedade Industrial (art. 124, XV), o Código Civil de 2002, em seus artigos 11 e 16, regulamentando os direitos da personalidade, dispõe que o nome civil ou patronímico (sobrenome) não se submete ao uso exclusivo, ainda que como marca.  5. Destarte, compulsando os elementos probatórios constantes nos autos conclui-se pelo não provimento do presente recurso, em razão da violação do disposto no art. 124, XV da LPI, tendo em vista que não há elementos robustos que corroborem que o titular do sobrenome consentiu na utilização do mesmo para o registro da marca do apelante.  6. Recurso desprovido.   (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000517-38.2018.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 17/05/2022, DJEN DATA: 20/05/2022)