Artigo 175 - LPI / 1996

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124, INCISO XIX DA LEI 9.279/96. INTERVENÇÃO SUI GENERIS DO INPI NO FEITO. LITISCONSÓRCIO DINÂMICO. MIGRAÇÃO INTERPOLAR. ART. 175 DA LPI. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO INPI PROVIDA.1....

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... Inicialmente, destaco que a marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. Assim, para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, de acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, aos princípios da territorialidade e da especialidade.2. Nos termos do que dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico, de vez que o uso da marca será garantido a quem efetivou o registro, dentro de um certo ramo de atividade, em primeiro lugar. Precedentes Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.3. No caso dos autos, o conjunto probatório permite concluir, à evidência, que a marca cujo registro é pretendido pela apelante é similar a outra anteriormente registrada, referente ao mesmo ramo empresarial, o que, de acordo com o artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, constitui impedimento ao registro de marca.4. Impende ressaltar que a autora depositou o pedido de registro da marca OKDOK no ano de 1984, obtendo a concessão em 1987 na classe 25 (roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem). A ré depositou seu pedido de registro da marca KO-DOK – nitidamente similar – no ano de 2011, com concessão em 2014, na mesma classe de produtos para vestuário.5. Ao contrário do afirmado em razões de apelação, a similaridade entre os signos fonéticos e visuais entre as marcas que atuam no mesmo ramo mercadológico, é patente. Por esse motivo, o próprio INPI reconheceu, em sua manifestação nos autos, a existência de semelhança entre as marcas, a ocasionar confusão junto ao mercado de consumo.6. Em arremate, friso que o argumento da ré no sentido de que a autora não utiliza da marca (registrada com precedência), além de não estar de acordo com o conjunto probatório, não tem o condão de afastar os sólidos fundamentos esposados pela r. sentença ora recorrida, que corretamente determinou a nulidade do registro da marca da ré, e que, portanto, deve ser mantida.7. O apelo da autarquia federal merece acolhimento. Realmente, de acordo com o art. 175 da Lei de Propriedade Industrial e nos termos da jurisprudência do C. STJ, a intervenção do INPI em ações de nulidade de registro promovidas por terceiros tem natureza jurídica de intervenção sui generis, podendo a autarquia atuar processualmente na defesa da parte, autora ou ré, que atenda aos requisitos legais para a concessão do registro de marca. A natureza da intervenção do INPI nas ações de nulidade de registro de marca não promovidas pela própria autarquia é de litisconsórcio dinâmico/migração interpolar. No caso dos autos, em sua manifestação, o INPI atuou em favor dos interesses da parte autora, ao reconhecer a semelhança entre as marcas.8. Por conseguinte, nos termos do entendimento firmado no âmbito do C. STJ, deve ser reconhecida a atuação do INPI no feito como assistente simples sui generis. 9. Especificamente no que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, contrariamente ao entendimento explicitado pela r. sentença ora recorrida, considerando a natureza atípica da intervenção do INPI nas ações de nulidade de registro de marca intentadas por terceiros, não há falar na condenação da autarquia ao pagamento de honorários. Dessa maneira, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixada pela r. sentença de primeiro grau deve ser suportada integralmente pela ré.10. Apelação da ré não provida. Apelação do INPI provida. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017205-38.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 24/09/2021, DJEN DATA: 29/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DE DESENHO INDUSTRIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Do afastamento da preliminar de não conhecimento do recurso 1. No que tange à preliminar de não conhecimento da apelação interposta, aduzida pela apelada nas contrarrazões, sob o argumento de que houve ofensa ao artigo 1.010 da lei processual civil, pois a parte apelante não atacou todos os fundamentos utilizados na sentença, rejeito a referida prefacial, uma vez que o recorrente abordou no recurso questões de direito, demonstrando especificamente a sua inconformidade com a decisão. 2. Ademais, as razões antes explicitadas atenderam aos pressupostos processuais ...

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...intrínsecos e extrínsecos do recurso em questão, estando este devidamente fundamentado, impugnando os pontos da sentença que julgou inadequados ao caso concreto. Nada há, portanto, nas razões de apelação que leve o recurso a não ser conhecido. Da preliminar de extinção da ação sem julgamento de mérito 3. A recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção da ação sem julgamento de mérito, haja vista a impossibilidade jurídica do pedido em virtude de o desenho industrial nº DI 6800245-9 estar compreendido no estado da técnica. 4. Entretanto, verifica-se que os argumentos utilizados para fundamentar a arguição da referida preliminar se confundem com o mérito do presente recurso, razão pela qual passo a apreciá-los conjuntamente com este, pois na hipótese de serem reconhecidos, aqueles importarão na reforma da sentença prolatada. Mérito do recurso em exame 5. No caso em tela a parte autora busca a abstenção de uso de desenho industrial e indenização por danos morais e materiais, em razão da prática de contrafação pela empresa ré, uma vez que esta teria se utilizado de desenho industrial de propriedade da parte autora, conforme registro DI 6800245-9. 6.  A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial. 7.  A Lei de Propriedade Industrial estabelece que desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 8. Ressalta-se que a propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do artigo 109 da Lei nº 9.279/96. 9. No caso em exame verifica-se que a parte autora é titular perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI do registro de Desenho Industrial nº DI 6800245-9, de sorte que a exploração do desenho industrial devidamente registrado importa em ofensa ao disposto no art. 109 da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. 10. Ressalta-se que a recorrente, em sua defesa, limita-se a argumentar que o desenho industrial de propriedade da autora estaria compreendido no estado da técnica, o que levaria à improcedência dos pedidos da parte autora. Entretanto, verifica-se que a parte autora demonstrou a existência do registro do desenho industrial ora em discussão, sendo que eventual pretensão de nulidade de registro só pode ser levada a efeito em demanda de competência da Justiça Federal, com a intervenção obrigatória do INPI, consoante disposto no art. 175 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996), não sendo este o objeto da demanda, nem ao menos podendo a demandada formular pedido, em sede de contestação, que não guarda relação com a causa de pedir e objeto da lide, o qual deveria ser pleiteado em ação própria. 11. Destaca-se ademais que não obstante sustente a recorrente que a existência de ação de nulidade de registro de desenho industrial autuada sob o nº 5005094-20.2014.4.04.7107, verifica-se que aquela tinha por objeto apenas os registros de desenho industrial protocolados sob os números DI 6800223-8, DI 6800228-9 e DI 6800229-7, e não o registro ora em discussão, qual seja, DI 6800245-9, o qual pelas informações constantes nos autos permanece válido. 12. Ainda, cumpre salientar que a perícia produzida no feito atestou a similitude entre o produto comercializado pelo réu e aquele objeto do desenho industrial de propriedade da autora. 13. No caso em análise, portanto, restou evidenciado uso indevido de desenho industrial da apelada de forma que não merece prosperar o recurso interposto. 14. Danos materiais. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. 15. Desta forma, diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré do desenho industrial de propriedade da parte autora, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, mantida a sentença no que tange ao tema. 16. Danos morais. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 17. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum mantido. 18. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Afastada a preliminar suscitada e negado provimento ao recurso. (TJ-RS; Apelação Cível, Nº 70084966092, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE REFORMA - ATENDIMENTO AO ARTIGO 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI - ASSISTENTE SIMPLES - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO PROCESSO CONCESSÓRIO DO REGISTRO DA APELADA - PRECLUSÃO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 129, §1º, ...

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...DA LEI Nº 9.279/96-LPI - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DO REGISTRO DA APELADA - VALIDADE DO REGISTRO DA APELANTE - CONDENAÇÃO DA APELADA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - APELAÇÃO PROVIDA. I - Ao contrário do alegado pela apelada, a apelante expôs as razões de reforma do pedido em seu recurso, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, reunindo os pressupostos legais para que seja conhecido. II - A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de abstenção de uso de marca, que é consectário lógico da apreciação do pedido de sua nulidade, por força do artigo 109, I, da Constituição Federal, diante da presença do - INPI na demanda. III - Nas ações de nulidade de registros em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, na condição de assistente simples. IV - É sabido que o processo administrativo interrompe o prazo prescricional, que volta a correr pela metade do tempo a partir do último ato ou termo do respectivo processo, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, de acordo com o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial 1270439/PR). Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 11/04/2016 e a decisão desfavorável no processo administrativo de nulidade foi publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2243, de 31/12/2013, não transcorreu o prazo total de 5 anos descrito no artigo 174 da LPI, além de não 1 ter se configurado inércia da apelante, apesar de o registro ter sido concedido em 16/06/2009. V - Não é de se aplicar o direito de precedência disposto no artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96. A jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, ocorreu a preclusão para se tentar invalidar a marca registrada, depois, sob esse fundamento. VI - Verifica-se violação ao artigo 124, V, da LPI, vez que a marca "BARBANTES PIRATININGA", registrada pela apelada, configura "reprodução ou imitação de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Com efeito, o nome empresarial da apelante é TEXTIL PIRATININGA LTDA. EPP. e da apelada R J C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BARBANTES LTDA - EPP, além de ambas as empresas litigantes estarem situadas no Município de Piratininga no Estado de São Paulo. Não pode ser acolhido o argumento da apelada de que também tem sinal constante da marca em seu nome empresarial, porquanto, ao contrário de "PIRATININGA", que é sinal distintivo, "BARBANTES" é sinal descritivo do produto que pretende assinalar, não merecendo a mesma proteção. VII - É de se concluir que a marca da apelada incide na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devendo ser anulado o registro nº 822.790.076, da apelada, e concedido o registro nº 823.918.181, da apelante. VIII - Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça entende que, inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR, Diário de Justiça eletrônico 10/06/2016). No caso, não houve resistência direta do INPI à pretensão, eis que a Autarquia perfilhou a mesma tese da apelada, não devendo ser condenada nas verbas de sucumbência. IX - Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 822.790.076, por infringência ao artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, e a validade do registro nº 823.918.181, condenando a empresa apelada a abster-se do uso da marca anulanda, a qualquer título, em quaisquer meios de divulgação. Condenação da empresa apelada em honorários advocatícios de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da apelante, nos temos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como ao reemboloso das custas. (TRF-2, Apelação 0047337-54.2016.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 18/12/2020, Disponibilizado em: 22/12/2020)