Artigo 175 - LPI / 1996

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE INCIDENTAL DE PATENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA, COM EFEITOS INTER PARTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inclusão, na perícia, de quesitos sobre nulidade de patente; o Tribunal de origem manteve integralmente a decisão, negando provimento ao agravo. 2. A controvérsia diz respeito à ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, por suposta violação de patente, em que se pleiteia a análise incidental da nulidade ...

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...da patente no âmbito da perícia. 3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando que a nulidade de patente deve ser discutida em ação autônoma perante a Justiça Federal, com participação do INPI. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 56, § 1º, 57 e 175 da Lei n. 9.279/1996 autorizam a arguição incidental de nulidade de patente como matéria de defesa em ação de contrafação perante a Justiça Estadual; e (ii) saber se é possível indeferir, com base no art. 470, I, do CPC, quesitos periciais que tratam da nulidade incidental da patente, reputando-os impertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996 permite a arguição de nulidade de patente como matéria de defesa, com efeitos apenas inter partes, não havendo conflito com os arts. 57 e 175, que regulam a ação autônoma de nulidade, de competência da Justiça Federal, com participação do INPI. 7. O indeferimento de quesitos periciais sobre nulidade incidental, à luz do art. 470, I, do CPC, não se sustenta quando a própria lei (art. 56, § 1º, da LPI) admite a matéria de defesa; tais quesitos são pertinentes ao exercício da ampla defesa e ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso especial provido. Tese de julgamento: "1. A arguição incidental de nulidade de patente, como matéria de defesa, é admitida pelo art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, com efeitos inter partes, não conflitando com os arts. 57 e 175 que reservam à Justiça Federal a ação autônoma de nulidade com participação do INPI. 2. O art. 470, I, do CPC não autoriza indeferir quesitos periciais sobre nulidade incidental quando a matéria é legalmente pertinente, pois tais quesitos são essenciais ao exercício da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 56, § 1º, 57, 175, 205; CPC, art. 470, I; CF, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.281.448, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, REsp n. 1.741.348, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgRg no Ag n. 526.187/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 3/9/2007; STJ, AgInt no AREsp n. 1.843.196, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp n. 1.332.417/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.323/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/8/2023. (STJ, REsp n. 2.149.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA E ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO INPI À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível e embargos de declaração que mantiveram a nulidade parcial do registro marcário e condenaram o INPI ao pagamento de honorários sucumbenciais pro rata; recurso especial desprovido. 2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca mista SKYONDA, com ...

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...pedido subsidiário de nulidade parcial mediante remoção do elemento figurativo. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do registro, determinar a remoção do elemento figurativo, impor obrigação de não fazer com multa diária, determinar anotação e publicação na RPI e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários. 4. A Corte a quo manteve a nulidade parcial e, nos embargos de declaração, fixou a responsabilidade do INPI pelos ônus sucumbenciais, condenando-o pro rata em honorários de 11% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 175 da Lei n. 9.279/1996 impõe ao INPI apenas intervenção como assistente, sem legitimidade passiva e sem suportar ônus sucumbenciais; e (ii) saber se, reconhecida a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo ato concessivo, o INPI pode ser condenado em honorários à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A intervenção do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é sui generis e não impede sua inclusão no polo passivo quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade; aplicado o princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, mantém-se a legitimidade passiva do INPI e sua condenação em honorários. O fato de ter concordado com a nulidade parcial não afasta a responsabilidade pelo ato administrativo originário. Majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. A intervenção obrigatória do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é sui generis e não afasta sua legitimidade passiva quando o ato concessivo impugnado lhe é diretamente imputável, incidindo o princípio da causalidade; 2. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, é devida a condenação do INPI em honorários sucumbenciais, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 175, 124, XIX; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1258662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgados em 2/2/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1473097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1564626/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; STJ, Súmulas n. 7, 83, 182. (STJ, REsp n. 1.990.800/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)