Artigo 57 - LPI / 1996

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE REFORMA - ATENDIMENTO AO ARTIGO 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI - ASSISTENTE SIMPLES - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO PROCESSO CONCESSÓRIO DO REGISTRO DA APELADA - PRECLUSÃO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 129, §1º, ...

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...DA LEI Nº 9.279/96-LPI - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DO REGISTRO DA APELADA - VALIDADE DO REGISTRO DA APELANTE - CONDENAÇÃO DA APELADA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - APELAÇÃO PROVIDA. I - Ao contrário do alegado pela apelada, a apelante expôs as razões de reforma do pedido em seu recurso, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, reunindo os pressupostos legais para que seja conhecido. II - A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de abstenção de uso de marca, que é consectário lógico da apreciação do pedido de sua nulidade, por força do artigo 109, I, da Constituição Federal, diante da presença do - INPI na demanda. III - Nas ações de nulidade de registros em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, na condição de assistente simples. IV - É sabido que o processo administrativo interrompe o prazo prescricional, que volta a correr pela metade do tempo a partir do último ato ou termo do respectivo processo, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, de acordo com o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial 1270439/PR). Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 11/04/2016 e a decisão desfavorável no processo administrativo de nulidade foi publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2243, de 31/12/2013, não transcorreu o prazo total de 5 anos descrito no artigo 174 da LPI, além de não 1 ter se configurado inércia da apelante, apesar de o registro ter sido concedido em 16/06/2009. V - Não é de se aplicar o direito de precedência disposto no artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96. A jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, ocorreu a preclusão para se tentar invalidar a marca registrada, depois, sob esse fundamento. VI - Verifica-se violação ao artigo 124, V, da LPI, vez que a marca "BARBANTES PIRATININGA", registrada pela apelada, configura "reprodução ou imitação de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Com efeito, o nome empresarial da apelante é TEXTIL PIRATININGA LTDA. EPP. e da apelada R J C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BARBANTES LTDA - EPP, além de ambas as empresas litigantes estarem situadas no Município de Piratininga no Estado de São Paulo. Não pode ser acolhido o argumento da apelada de que também tem sinal constante da marca em seu nome empresarial, porquanto, ao contrário de "PIRATININGA", que é sinal distintivo, "BARBANTES" é sinal descritivo do produto que pretende assinalar, não merecendo a mesma proteção. VII - É de se concluir que a marca da apelada incide na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devendo ser anulado o registro nº 822.790.076, da apelada, e concedido o registro nº 823.918.181, da apelante. VIII - Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça entende que, inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR, Diário de Justiça eletrônico 10/06/2016). No caso, não houve resistência direta do INPI à pretensão, eis que a Autarquia perfilhou a mesma tese da apelada, não devendo ser condenada nas verbas de sucumbência. IX - Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 822.790.076, por infringência ao artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, e a validade do registro nº 823.918.181, condenando a empresa apelada a abster-se do uso da marca anulanda, a qualquer título, em quaisquer meios de divulgação. Condenação da empresa apelada em honorários advocatícios de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da apelante, nos temos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como ao reemboloso das custas. (TRF-2, Apelação 0047337-54.2016.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 18/12/2020, Disponibilizado em: 22/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI - ASSISTENTE ESPECIAL - AUSÊNCIA DE CADUCIDADE DO REGISTRO DA APELADA - MARCAS MUITO SEMELHANTES - FORTE GRUPO ECONÔMICO COM POTENCIAL DE EXPANSÃO DE NEGÓCIOS - DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - VALIDADE DOS ATOS DO INPI QUE INDEFERIRAM OS REGISTROS DA APELANTE - CONDENAÇÃO DA APELANTE EM HONORÁRIOS RECURSAIS - APELAÇÃO DESPROVIDA. I - Nas ações de nulidade de registros ...

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...em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, na condição de assistente especial. II - Analisando as notas fiscais apresentadas pela apelada, constata-se que a marca "SAFRA" foi usada no período questionado, para os serviços da classe 40:15, quais sejam, "serviços auxiliares à exportação e importação", sem interrupção por mais de 5 anos contínuos, em função de que se revela correto o ato administrativo do INPI que indeferiu a caducidade para o registro nº 818.192.879. III - Examinando os elementos dos autos, é de se concluir que o princípio da especialidade das marcas não socorre a apelante. Apesar de ela atuar no ramo de supermercados e a apelada, predominantemente, no mercado financeiro, esta é controladora de diversas empresas do Grupo SAFRA, forte grupo econômico com potencial para expansão dos negócios, não devendo ser afastada a possibilidade de concorrência. Além disso, as marcas em litígio foram registradas na mesma classe nacional 40:15. IV - Deve ser reconhecida a validade dos atos administrativos do INPI que indeferiram os registros nºs 821.299.247 e 821.299.255, relativos à marca "SAFRA", e nº 821.857.550, relativo à marca "SAFRINHA", da apelante, ante a evidente possibilidade de confusão e associação indevida com a marca da apelada, "SAFRA", cujo registro nº 818.192.879 lhe é precedente, levando o público consumidor a pensar que o produto é fornecido por uma determinada empresa, quando, na verdade, trata-se do produto de outra, o que faz incidir na espécie o inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/96. V - Apelação desprovida. Majoração dos honorários de sucumbência em 1% do valor dos honorários fixados na sentença (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil). 1 (TRF-2, Apelação 0084452-46.2015.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 01/12/2020, Disponibilizado em: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMPRESAS LITIGANTES SITUADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - VIOLAÇÃO AO NOME EMPRESARIAL DA APELADA - MARCAS COM TERMOS IDÊNTICOS - MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, INCISOS V E XII, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DO REGISTRO - CONDENAÇÃO DA APELANTE EM HONORÁRIOS RECURSAIS - APELAÇÃO E DESPROVIDA. 1. Nas ações de nulidade de registros em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57...

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..., 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, na condição de assistente especial. 2. Entendimento da jurisprudência é no sentido de que a garantia dada ao nome empresarial se restringe à unidade federativa de jurisdição da junta comercial onde foram arquivados os atos constitutivos da empresa (por exemplo o Recurso Especial 1184867-SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 15/5/2014). 3. Houve violação ao artigo 124, V, da LPI, vez que o registro nº 840.246.331 da marca "ENKRENKINHA´S BANHO TOSA PET-SHOP" da apelante foi depositado em 27/08/2012, cerca de 14 anos depois da abertura da empresa apelada, que ocorreu em 1998. O fato de a apelante estar situada no interior de São Paulo e a apelada, na Capital, não afasta o risco de associação indevida ou confusão, até porque, atualmente, diversas empresas realizam vendas pela internet. 4. Correta a sentença que declarou a nulidade do registro nº 840.246.331 da marca "ENKRENKINHA´S BANHO TOSA PET-SHOP" da apelante, ante a evidente possibilidade de confusão e associação indevida com a marca da apelada, "ENCRENQUINHA´S PETSHOP", que lhe é precedente, levando o público consumidor a pensar que o produto ou o serviço é fornecido por uma determinada empresa, quando, na verdade, trata-se do produto ou serviço de outra, o que faz incidir na espécie o inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, eis que ambas as litigantes atuam no mercado de "pet shops". 5. Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios, em desfavor da apelante, majorados em 1% (um por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TRF-2, Apelação 0131452-08.2016.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 28/06/2019, Disponibilizado em: 03/07/2019)