Artigo 124 - LPI / 1996

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - DIREITO DE PRECEDÊNCIA - ART 124, INCISOS XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO - POSSIBILIDADE DE ERRO, DÚVIDA OU CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR - Insurge-se a Autora TOTAL S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária, que essa move em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEICULOS LTDA, objetivando a declaração de nulidade do ato do INPI que indeferiu o registro para a sua marca mista "TOTAL", sob o nº 820302163, para assinalar "serviços de arquitetura e engenharia; serviços de geologia ...

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...e prospecção; serviços de reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes", tendo por base as anterioridades impeditivas dos registros nº 812833724 e 814704344, para a marca "TOTAL" e "T TOTAL", de titularidade da empresa apelada, ambos para assinalar "serviços de reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes". - A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos. - Verifica-se que o privilégio da marca TOTAL, de titularidade da empresa ré configura anterioridade impeditiva ao registro da marca "TOTAL", da Autora, para o mesmo segmento de "serviços de reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes". - Constatado nos autos a colidência dos signos distintivos para identificar os mesmos serviços (serviços de reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes), mostrando- se evidente a possibilidade de confusão ou associação indevida entre essas marcas no mercado consumidor. - Inteligência do artigo 124, XIX, da LPI. - Precedentes jurisprudenciais. - Apelação desprovida. Sentença confirmada. (TRF-2, Apelação 0808587-23.2011.4.02.5101, Relator(a): PAULO ESPIRITO SANTO, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 30/04/2019, Disponibilizado em: 06/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE REFORMA - ATENDIMENTO AO ARTIGO 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI - ASSISTENTE SIMPLES - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO PROCESSO CONCESSÓRIO DO REGISTRO DA APELADA - PRECLUSÃO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 129, §1º, ...

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...DA LEI Nº 9.279/96-LPI - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DO REGISTRO DA APELADA - VALIDADE DO REGISTRO DA APELANTE - CONDENAÇÃO DA APELADA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - APELAÇÃO PROVIDA. I - Ao contrário do alegado pela apelada, a apelante expôs as razões de reforma do pedido em seu recurso, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, reunindo os pressupostos legais para que seja conhecido. II - A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de abstenção de uso de marca, que é consectário lógico da apreciação do pedido de sua nulidade, por força do artigo 109, I, da Constituição Federal, diante da presença do - INPI na demanda. III - Nas ações de nulidade de registros em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, na condição de assistente simples. IV - É sabido que o processo administrativo interrompe o prazo prescricional, que volta a correr pela metade do tempo a partir do último ato ou termo do respectivo processo, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, de acordo com o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial 1270439/PR). Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 11/04/2016 e a decisão desfavorável no processo administrativo de nulidade foi publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2243, de 31/12/2013, não transcorreu o prazo total de 5 anos descrito no artigo 174 da LPI, além de não 1 ter se configurado inércia da apelante, apesar de o registro ter sido concedido em 16/06/2009. V - Não é de se aplicar o direito de precedência disposto no artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96. A jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, ocorreu a preclusão para se tentar invalidar a marca registrada, depois, sob esse fundamento. VI - Verifica-se violação ao artigo 124, V, da LPI, vez que a marca "BARBANTES PIRATININGA", registrada pela apelada, configura "reprodução ou imitação de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Com efeito, o nome empresarial da apelante é TEXTIL PIRATININGA LTDA. EPP. e da apelada R J C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BARBANTES LTDA - EPP, além de ambas as empresas litigantes estarem situadas no Município de Piratininga no Estado de São Paulo. Não pode ser acolhido o argumento da apelada de que também tem sinal constante da marca em seu nome empresarial, porquanto, ao contrário de "PIRATININGA", que é sinal distintivo, "BARBANTES" é sinal descritivo do produto que pretende assinalar, não merecendo a mesma proteção. VII - É de se concluir que a marca da apelada incide na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devendo ser anulado o registro nº 822.790.076, da apelada, e concedido o registro nº 823.918.181, da apelante. VIII - Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça entende que, inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR, Diário de Justiça eletrônico 10/06/2016). No caso, não houve resistência direta do INPI à pretensão, eis que a Autarquia perfilhou a mesma tese da apelada, não devendo ser condenada nas verbas de sucumbência. IX - Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 822.790.076, por infringência ao artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, e a validade do registro nº 823.918.181, condenando a empresa apelada a abster-se do uso da marca anulanda, a qualquer título, em quaisquer meios de divulgação. Condenação da empresa apelada em honorários advocatícios de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da apelante, nos temos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como ao reemboloso das custas. (TRF-2, Apelação 0047337-54.2016.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 18/12/2020, Disponibilizado em: 22/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. 1.  A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial. 2.  A Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, ...

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...o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional. O mesmo diploma legal estabelece a proteção conferida pelo registro, assegurando ao titular a possibilidade de zelar pela sua integridade material ou reputação. 3. No caso em exame, ficou devidamente comprovado nos autos que a ré utiliza o termo "Minifix" não como marca para algum produto, mas como forma de identificar um sistema, conforme se verifica do panfleto juntado à fl. 46 dos autos, onde se vê a utilização da marca da ré "Soprano", e o termo "Sistema Minifix" para identificar alguns produtos, da mesma forma em que citados os sistemas "Monta Fácil" e Rotofix", por exemplo. 4. Ademais, o registro obtido pela autora junto ao INPI, nº 821041290, na natureza de "produto", foi especificado como "parafusos de metal para uso na indústria moveleira", demonstrando certa especificidade na concessão para identificar determinado produto, não havendo qualquer menção ao sistema de montagem. 5. Portanto, inviável a pretensão deduzida, de obstar que a demandada utilize o termo "minifix" como forma de identificação do sistema de montagem, haja vista ter se tornado designativo comum, vulgar, incapaz de conferir proteção nos termos do art. 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial. 6. Nessa medida, estabelece o art. 124, inciso VI, da Lei 9.279 de 1996 que não são registráveis como marca sinal de caráter genérico, simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto a distinguir, dispositivo plenamente aplicável ao caso em exame, ainda que tenha havido o registro da marca perante o órgão competente para tanto. 7. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Negado provimento ao recurso. (TJ-RS; Apelação Cível, Nº 70080961329, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 29-05-2019)