Artigo 12 - LPI / 1996

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CESSAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO INCRIMINADO C/C INDENIZAÇÃO E PERDAS E DANOS. DISCUSSÃO SOBRE O ALCANCE DE DIREITOS SOBRE PATENTE DE PRODUTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA DA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA CONFORTADA PELA PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO COMPROVADA. PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 98 E 99, §§ 2º E 3º DO CPC ATENDIDOS. DEFERIMENTO DA BENESSE REQUERIDA NESTE GRAU RECURSAL. PRELIMINAR. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO ...

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...DA CAUSA AO ARGUMENTO DE NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NAS AUDIÊNCIAS. INSUBSISTÊNCIA. PENALIDADE DO ART. 334, § 8º, DO CPC (ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA) APLICADA PELO JUÍZO A QUO AO AUTOR EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DESTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESENÇA CONSTATADA NA AUDÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. DEFESA DE MÉRITO AMPARADA NA NULIDADE DA PATENTE CONCEDIDA AO AUTOR POR CONTA DA INVENÇÃO ESTAR COMPREENDIDA NO ESTADO DA TÉCNICA (ARTIGOS 11, 12 E 56, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL Nº. 9.279/96). CONHECIMENTO DA TESE POR CONTA DE PRECEDENTE EXARADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO LANÇADO. EMPRESA RÉ QUE NÃO DEMONSTROU NA SITUAÇÃO EM VOGA QUE A INVENÇÃO DO AUTOR ESTÁ COMPREENDIDA NO ESTADO DA TÉCNICA E POR ISSO NÃO ALCANÇA A PRETENSÃO JURISDICIONAL PERSEGUIDA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA.  EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA INALTERADA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 11º, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED. NO AI DO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ. COBRANÇA DOS ENCARGOS SUSPENSA POR SER A PARTE APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300563-95.2017.8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 16-12-2021)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE PIPELINE - PATENTE ORIGINÁRIA CONCEDIDA EM PAÍS ESTRANGEIRO - DISCIPLINA DOS ARTIGOS 230 E 231 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE POR FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA - ABANDONO DA PATENTE ORIGINÁRIA ESTRANGEIRA NÃO ANULA A PATENTE BRASILEIRA - "EMENTA NARDIN" NÃO INTEGRA O ESTADO DA TÉCNICA - OPINIÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI - PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS - PROVIMENTO DO RECURSO DA MERCK & CO., INC. - DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS ...

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...ADVOCATÍCIOS - PREJUDICADOS A REMESSA NECESSÁRIA E OS DEMAIS RECURSOS - CONDENAÇÃO DA UNIÃO QUÍMICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. I - As patentes pipeline permitiram aos proprietários de patentes e pedidos de patentes estrangeiros, referentes a invenções cujo registro era proibido pela legislação brasileira anterior à Lei nº 9.279/96 (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, mesmo com a divulgação prévia das matérias, não sendo mais observado o requisito da novidade. Uma vez concedida em outro país, a patente pipeline não poderá ser anulada no Brasil em função da ausência de um dos requisitos previstos no artigo 8º da Lei da Propriedade Industrial-LPI para a concessão das patentes comuns, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, vez que ela obedece ao regramento específico dos artigos 230 e 231 da LPI (Recurso Especial 1201454/RJ). II - Tendo em vista que as patentes pipeline não precisam ser avaliadas quanto aos requisitos do artigo 8º da LPI, assiste razão à MERCK quando alega que a eventual ausência de atividade inventiva não poderia acarretar a nulidade da PI 1100359-6. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não ampara o argumento de que a extinção da patente originária americana, por falta de pagamento de anuidades (abandono), ensejaria a extinção da patente brasileira (Agravo Regimental no Recurso Especial 1355115/RJ). Assim sendo, a patente em debate vigorou até 17/04/2011, data em que expirou por decurso do prazo disposto no artigo 230, § 4º, da LPI, não podendo ser acolhida a pretensão da UNIÃO QUÍMICA de extinção desde 19/06/2009, quando foi extinta a patente americana originária US 6,248,735, por abandono, isto é, falta de pagamento das anuidades. IV - Tendo em vista que o próprio INPI afirmou e a perícia confirmou que a "Ementa Nardin" não é considerada estado da técnica para a PI 1100359-6, de acordo com o artigo 12, III, da LPI, há que se considerar procedente o pedido da reconvenção da MERCK & CO., INC., excluindo a condenação da reconvinte em despesas processuais e honorários advocatícios. 1 V - O Superior Tribunal de Justiça entende que inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR). No caso, não foi ação ou omissão do INPI a causadora exclusiva de necessidade do ajuizamento de ação, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios pela Autarquia Marcária. VI - Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que não houve condenação pecuniária, devendo ser pagos apenas pela UNIÃO QUÍMICA, que deve arcar também com 50% do valor dos honorários periciais, vez que os outros 50% devem ser pagos pela GERMED FARMACÊUTICA LTDA., autora do processo conexo nº 0803322- 74.2010.4.02.5101, considerando que foi realizada a perícia para instruir ambos os processos. VII - Apelação da MERCK & CO., INC., provida, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., procedente a reconvenção e condenar a UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. em honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que não houve condenação pecuniária, bem como em 50% do valor dos honorários periciais. Prejudicadas a remessa necessária, tida por interposta, e as apelações da UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. e do INPI. (TRF-2, Apelação 0805149-23.2010.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 05/02/2021, Disponibilizado em: 10/02/2021)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE. NECESSIDADE DE SEGUIR O LAUDO PERICIAL. ISENÇÃO DA ATUAÇÃO DO INPI. - ​Trata-se de apelação cível interposta por BRINOX METALURGICA SA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de (...) FROZA, requerendo a nulidade do modelo de utilidade MU8603192-9, para "pipoqueira com tampa transparente", de titularidade da pessoa física Apelada, por não cumprir os requisitos de ato inventivo e unidade funcional, com base nos artigos 9º, 11, ...

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...12, 14 e 23 da LPI. O MM. Juízo julgou o pedido improcedente, entendendo, com base no laudo pericial, que o modelo de utilidade cumpre todos os requisitos de patenteabilidade. - O órgão judicial não detém conhecimento específico para questões de natureza eminentemente técnica, não possuindo ferramentas para avaliar adequadamente qual das partes possui razão nas avaliações unilateriais que lhe são apresentadas pelos litigantes. É essencialmente por isso que a legislação processual prevê a nomeação de um perito do juízo, profissional isento e com conhecimento técnico para analisar os fatos em conflito. - O afastamento das conclusões do perito pela autoridade judicial é admitida em circunstâncias excepcionais, como quando constatada a deficiência do trabalho realizado, sua desconexão com as provas ou sua suspeição, devendo haver fundamentação específica justificando o afastamento do entendimento do especialista e suporte probatório nos autos (art. 479 do CPC). Precedentes. - O corpo técnico do INPI, diferente da assistência técnica das partes, não possui interesse na resolução da questão em favor de quem quer que seja, devendo atuar pela legalidade de seus registros, como é sua função normativo-constitucional. Precedentes. - Não havendo razões que justifiquem o afastamento das conclusões do perito judicial, o posicionamente judicial deve se guiar pela isenção e pelo conhecimento técnico. - Apelação desprovida. (TRF-2, Apelação Cível n. 00253060620174025101, Relator(a): Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS, Assinado em: 09/08/2023)