Artigo 8 - LPI / 1996

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE PATENTE. ATIVIDADE INVENTIVA. PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÕES PREJUDICADAS. I. CASO EM EXAME Ação anulatória ajuizada por MYCOGEN LLC em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI visando à anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de patente PI9814125-2, referente à tecnologia genética presente na semente de algodão WideStrike®, bem como ao consequente deferimento do pedido e concessão da patente. A sentença ...

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...julgou procedente o pedido com base em prova pericial favorável à autora. Foram interpostas apelações por ambas as partes e o feito submetido à remessa necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a invenção reivindicada no pedido de patente PI9814125-2 preenche o requisito de atividade inventiva previsto na LPI; (ii) apurar se a sentença poderia se apoiar exclusivamente em laudo pericial que utilizou metodologia diversa daquela empregada pelo INPI; (iii) verificar a validade da prova pericial à luz das críticas técnicas formuladas pela autarquia especializada. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de patente depende da demonstração dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme os artigos 8º e 13 da LPI.O laudo pericial adotado como fundamento da sentença utilizou metodologias diversas daquelas previstas nas Diretrizes de Exame do INPI (Resoluções nº 124/2013 e nº 169/2016), sem considerar adequadamente as críticas técnicas oferecidas pela autarquia. A perícia falhou ao admitir que alternativas técnicas seriam patenteáveis independentemente da análise do efeito técnico inesperado, contrariando o item 2.08 das diretrizes do próprio INPI.A comparação utilizada pela perita entre toxinas diferentes (Cry1Ac/Cry1Ab versus Cry1F) não é biologicamente apropriada para demonstrar atividade inventiva frente ao estado da técnica (D1 e D2), conforme alertado nos pareceres técnicos do INPI.A sentença limitou-se a homologar a conclusão pericial sem enfrentar os argumentos técnicos da autarquia, que demonstraram, de forma coerente, a ausência de efeito técnico surpreendente e a escolha arbitrária da sequência SEQ ID NO: 14.Diante da insuficiência e inconsistência da prova pericial, impõe-se sua anulação e a realização de nova perícia que observe os critérios técnicos do INPI. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária provida para anular a sentença e a prova pericial. Prejudicadas as apelações. Tese de julgamento: A validade de laudo pericial em matéria de propriedade industrial exige a observância das diretrizes técnicas específicas aplicáveis ao exame de atividade inventiva.É nula a sentença que se fundamenta exclusivamente em perícia incongruente com os critérios técnicos estabelecidos pelo órgão especializado (INPI), sem enfrentar as críticas consistentes por este formuladas. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer de ofício da remessa necessária, dando-lhe provimento para anular a prova pericial e a sentença para que seja refeita a prova técnica de acordo os parâmetros acima. Prejudicadas as apelações da autora e do INPI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Apelação Cível, 5028776-86.2019.4.02.5101, Rel. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS , 2ª TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 12/08/2025, DJe 13/08/2025 15:26:20)

APELAÇÃO CÍVEL. PATENTE DE INVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. ART. 13 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. TESES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM PROSPERAR.  APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O escopo da demanda é saber se o ato administrativo que concedeu a patente de invenção BR 102012028596-7, intitulada "sistema de encaixe aplicado em embalagem e produto obtido", de titularidade da apelada, é válido, diante da alegação da autora apelante de que o objeto protegido pela patente careceria ...

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...de atividade inventiva, em violação ao que prevê o art. 13 da lei nº 9.279/96.O INPI manifestou-se em sede de contestação pela improcedência do pedido, e sustentou que "o documento apresentado pela autora não fere a atividade inventiva do BR102012028596-7, entendendo-se que a patente em lide atende aos requisitos de patenteabilidade (Art. 8º da LPI) e sugerindo-se que a atual carta patente seja mantida." Confronto entre as manifestações dos assistentes técnicos, da área técnica do INPI e do laudo pericial revelam estar suficientemente comprovado que a patente BR 102012028596-7 atende ao requisito de atividade inventiva. A anterioridade indicada pelas autoras não antecipa a resolução de um problema de encaixe entre caixa e tampa, eis que não apresenta nenhuma trava ou sistema interativo entre tampa e caixa. Além disso, as semelhanças apontadas pelas autoras referem-se a elementos típicos de embalagens planificadas e montadas a partir da utilização de cortes, abas e vincos, não sendo suficientes para descaracterizar a presença de atividade inventiva na solução adotada na patente anulanda. A solução protegida pela patente anulanda, referente a encaixe entre caixa e tampa com travamento, não decorreria de maneira óbvia para um técnico, e possui efeito técnico imprevisto, razão pela qual foi atentido o requisito de atividade inventiva para concessão do privilégio patentário. Apelação cível a que se nega provimento. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Apelação Cível, 5096390-74.2020.4.02.5101, Rel. S. S. , 1a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - SIMONE SCHREIBER, julgado em 12/06/2024, DJe 13/06/2024 13:44:50)