Artigo 231 - LPI / 1996

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE PIPELINE - PATENTE ORIGINÁRIA CONCEDIDA EM PAÍS ESTRANGEIRO - DISCIPLINA DOS ARTIGOS 230 E 231 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE POR FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA - ABANDONO DA PATENTE ORIGINÁRIA ESTRANGEIRA NÃO ANULA A PATENTE BRASILEIRA - "EMENTA NARDIN" NÃO INTEGRA O ESTADO DA TÉCNICA - OPINIÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI - PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS - PROVIMENTO DO RECURSO DA MERCK & CO., INC. - DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS ...

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...ADVOCATÍCIOS - PREJUDICADOS A REMESSA NECESSÁRIA E OS DEMAIS RECURSOS - CONDENAÇÃO DA UNIÃO QUÍMICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. I - As patentes pipeline permitiram aos proprietários de patentes e pedidos de patentes estrangeiros, referentes a invenções cujo registro era proibido pela legislação brasileira anterior à Lei nº 9.279/96 (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, mesmo com a divulgação prévia das matérias, não sendo mais observado o requisito da novidade. Uma vez concedida em outro país, a patente pipeline não poderá ser anulada no Brasil em função da ausência de um dos requisitos previstos no artigo 8º da Lei da Propriedade Industrial-LPI para a concessão das patentes comuns, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, vez que ela obedece ao regramento específico dos artigos 230 e 231 da LPI (Recurso Especial 1201454/RJ). II - Tendo em vista que as patentes pipeline não precisam ser avaliadas quanto aos requisitos do artigo 8º da LPI, assiste razão à MERCK quando alega que a eventual ausência de atividade inventiva não poderia acarretar a nulidade da PI 1100359-6. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não ampara o argumento de que a extinção da patente originária americana, por falta de pagamento de anuidades (abandono), ensejaria a extinção da patente brasileira (Agravo Regimental no Recurso Especial 1355115/RJ). Assim sendo, a patente em debate vigorou até 17/04/2011, data em que expirou por decurso do prazo disposto no artigo 230, § 4º, da LPI, não podendo ser acolhida a pretensão da UNIÃO QUÍMICA de extinção desde 19/06/2009, quando foi extinta a patente americana originária US 6,248,735, por abandono, isto é, falta de pagamento das anuidades. IV - Tendo em vista que o próprio INPI afirmou e a perícia confirmou que a "Ementa Nardin" não é considerada estado da técnica para a PI 1100359-6, de acordo com o artigo 12, III, da LPI, há que se considerar procedente o pedido da reconvenção da MERCK & CO., INC., excluindo a condenação da reconvinte em despesas processuais e honorários advocatícios. 1 V - O Superior Tribunal de Justiça entende que inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR). No caso, não foi ação ou omissão do INPI a causadora exclusiva de necessidade do ajuizamento de ação, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios pela Autarquia Marcária. VI - Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que não houve condenação pecuniária, devendo ser pagos apenas pela UNIÃO QUÍMICA, que deve arcar também com 50% do valor dos honorários periciais, vez que os outros 50% devem ser pagos pela GERMED FARMACÊUTICA LTDA., autora do processo conexo nº 0803322- 74.2010.4.02.5101, considerando que foi realizada a perícia para instruir ambos os processos. VII - Apelação da MERCK & CO., INC., provida, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., procedente a reconvenção e condenar a UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. em honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que não houve condenação pecuniária, bem como em 50% do valor dos honorários periciais. Prejudicadas a remessa necessária, tida por interposta, e as apelações da UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. e do INPI. (TRF-2, Apelação 0805149-23.2010.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 05/02/2021, Disponibilizado em: 10/02/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE PIPELINE - PATENTE ORIGINÁRIA CONCEDIDA EM PAÍS ESTRANGEIRO - DISCIPLINA DOS ARTIGOS 230 E 231 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE POR FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA - ABANDONO DA PATENTE ORIGINÁRIA ESTRANGEIRA NÃO ANULA A PATENTE BRASILEIRA - PROVIMENTO DO RECURSO DA MERCK & CO., INC. - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS - DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREJUDICADOS A REMESSA NECESSÁRIA E OS DEMAIS RECURSOS - CONDENAÇÃO DA GERMED ...

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...EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. I - As patentes pipeline permitiram aos proprietários de patentes e pedidos de patentes estrangeiros, referentes a invenções cujo registro era proibido pela legislação brasileira anterior à Lei nº 9.279/96 (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, mesmo com a divulgação prévia das matérias, não sendo mais observado o requisito da novidade. Uma vez concedida em outro país, a patente pipeline não poderá ser anulada no Brasil em função da ausência de um dos requisitos previstos no artigo 8º da Lei da Propriedade Industrial-LPI para a concessão das patentes comuns, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, vez que ela obedece ao regramento específico dos artigos 230 e 231 da LPI (Recurso Especial 1201454/RJ). II - Tendo em vista que as patentes pipeline não precisam ser avaliadas quanto aos requisitos do artigo 8º da LPI, assiste razão à MERCK quando alega que a eventual ausência de atividade inventiva não poderia acarretar a nulidade da PI 1100359-6. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não ampara o argumento de que a extinção da patente originária americana, por falta de pagamento de anuidades (abandono), ensejaria a extinção da patente brasileira (Agravo Regimental no Recurso Especial 1355115/RJ). Assim sendo, a patente em debate vigorou até 17/04/2011, data em que expirou por decurso do prazo disposto no artigo 230, § 4º, da LPI, não podendo ser acolhida a pretensão da GERMED de extinção desde 20/07/2009, quando foi extinta a patente americana originária por abandono, isto é, falta de pagamento das anuidades. IV - O Superior Tribunal de Justiça entende que inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR). No caso, não foi ação ou omissão do INPI a causadora exclusiva de necessidade do ajuizamento de ação, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios pela Autarquia Marcária. 1 V - Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando que não houve condenação pecuniária, devendo ser pagos apenas pela GERMED, que deve arcar também com 50% do valor dos honorários periciais, vez que os outros 50% devem ser pagos pela UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, autora do processo conexo nº 0805149- 23.2010.4.02.5101, considerando que foi realizada a perícia para instruir ambos os processos. VI - Apelação da MERCK & CO., INC., provida, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da GERMED FARMACÊUTICA LTDA. e condená-la em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando que não houve condenação pecuniária, bem como em 50% do valor dos honorários periciais. Prejudicadas a remessa necessária, tida por interposta, e as apelações da GERMED FARMACÊUTICA LTDA. e do INPI. (TRF-2, Apelação 0803322-74.2010.4.02.5101, Relator(a): ANTONIO IVAN ATHIÉ, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgado em: 05/02/2021, Disponibilizado em: 10/02/2021)