Artigo 131 - LPI / 1996

APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO, COM PRECEITO COMINATÓRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 2º, 129, 130 E 131 DA LEI Nº 9.279/96. MARCA DE ALTO RENOME. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TANTO QUANTO REGISTRADO PERANTE O INPI. PROPRIEDADE DA MARCA É DEVIDAMENTE ADQUIRIDA QUANDO EXPEDIDO O REGISTRO REGULAR. GARANTIA AO TITULAR DE USO EXCLUSIVO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA PELAS ...

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...PARTES RÉS. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXPLICITADA. LIQUIDAÇÃO CONFORME ARTIGO 210 DA LEI Nº 9.279/96. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ. CUSTAS E VERBA HONORÁRIA READEQUADA.  - Sustenta a parte recorrente, em preliminar ao mérito a incompetência da Justiça Estadual. Que não compete ao Poder Judiciário Estadual declarar de forma incidental a desconstituição do privilégio conferido à Apelante pelo INPI e constituir a marca protegida como “notoriamente conhecida” em favor da Hafele. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a a incompetência da Justiça Estadual, excluindo da lide qualquer possibilidade desconstituição dos efeitos práticos que o registro da marca atribuiu à Apelante, observando o Tema Repetitivo 950 do STJ. Contudo, muito embora a autora, ora Apelante seja titular do registro da marca (129 da LPI), há  circunstâncias que afastam o alegado uso indevido por parte das apeladas, tal como firmado na sentença recorrida. Inclusive, a sentença não impõe à parte autora, ora apelante, que se abstenha de usar a marca, e, sim, afasta a hipótese de se considerar a ocorrência de infração no uso praticado pela Apelada. A sentença não impõe à parte autora, ora apelante, que se abstenha de usar a marca, e, sim, afasta a hipótese de se considerar a ocorrência de infração no uso praticado pela Apelada, motivo pelo qual é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal, conforme consta no Tema Repetitivo 950 do STJ. Preliminar Rejteitada. - Mérito: a parte autora ajuizou Ação de Abstenção de Ato Ilícito, com preceito cominatório, cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra HAFELE e GILMAR alegando ser detentora da marca MINIFIX, relacionada a parafusos de metal para uso na indústria moveleira, tendo-a registrado no INPI em setembro de 2005 sob o nº 821.041.290, na classe NCL. Afirmou que há mais de 15 anos consagrou sua marca no mercado. Entretanto, a primeira requerida passou a fabricar e comercializar produtos similares com o mesmo nome (MINIFIX), tais como parafusos, tambores, tampas e hastes de metal para uso na indústria moveleira, e a segunda requerida os adquiriu e os expôs à venda, tendo ambas praticado contrafação e concorrência desleal. Informou que a requerida tentou buscar no IPI registro da marca MINIFIX, no ano de 2006, mas seu pedido foi indeferido em razão da anterioridade do registro obtido pela ora autora. Alegou que o uso indevido da sua marca está ocorrendo em folders, catálogos, revistas, notas fiscais, web sites e outros meios, bem como em estabelecimentos comerciais. Invocando os artigos 2º, 129, 130 e 131 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), alegou ter direito ao uso exclusivo da marca MINIFIX, aduzindo que o seu uso não autorizado caracteriza a ilicitude da conduta das requeridas. A sentença foi de improcedência, o que levou ao manejo de recurso de apelação pela parte autora. - Este Órgão Fracionário possui entendimento de longa data de que os parâmetros para avaliar a notoriedade de uma marca sujeita a proteção sem necessidade de registro devem incorporar os critérios de familiaridade, singularidade e originalidade. No caso específico em questão, esses elementos não se verificam, pois não se está diante de uma marca de alto renome. Dessa forma, o detentor de um Certificado de Registro de Marca possui o direito de utilização exclusiva da marca registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a menos que estejamos diante de uma situação envolvendo uma empresa estrangeira que compartilhe a mesma denominação, exceto se esta for considerada uma marca notória ou de alto renome (o que não é o caso). - É importante ressaltar que a expressão "MINIFIX" não pode e não deve ser considerada como uma marca notória a nível global. Os artigos 6º bis e 8º da Convenção de Paris se destinam à proteção de marcas claramente notórias. Cumpre assinalar que a Constituição Federal, em seu art. 5°, XXIX, assegura a proteção à criação industrial. Ademais, há em vigor a Lei 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial, a qual, em seu art. 2° e 3°, regula a atuação e proteção da propriedade industrial. - A propriedade da marca é devidamente adquirida quando expedido o registro regular, o qual garante ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Tal Certificado de Registro de Marca existe e etá registrado no INPI desde setembro de 2005 (Depósito em 1998) sob o nº 821.041.290, na classe NCL. Afirmou que há mais de 15 anos consagrou sua marca no mercado., o qual prevê a exclusividade de uso da marca “Micromix” pela Autora. Desse modo, estando a marca registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e estando devidamente declarado o registro da marca, resta comprovado que a Autora possui o direito de usar e usufruir de forma exclusiva a marca em todo o território nacional, conforme determina o art. 129 da Lei 9.279/1996, sendo, inclusive, direito seu garantindo-lhe, ainda, a defesa perante o uso indevido por terceiros, conforme o art. 130 da Lei da Propriedade Industrial. - Liquidação conforme artigo 210 da Lei nº 9.279/96: Cabimento da liquidação do julgado segundo ambos os critérios previstos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, para assegurar ao prejudicado a possibilidade de escolha do critério que lhe seja mais favorável. Provido no ponto. - Danos materiais: Assim, deve a parte ré HAFELE ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais pelos ilícitos praticados em detrimento da Apelante, nos termos dos arts 186 e 927 do Código Civil, 208 e 209 da Lei da Propriedade Industrial, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, de acordo com o disposto no art. 210 deste último diploma legal, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, incidir do evento danoso até a data da citação. Após a citação, deverá incidir somente a Taxa Selic sobre o valor condenatório. - Obrigação de não fazer: A ré HAFELE também deve ser condenada a abster-se definitivamente de utilizar a expressão “MINIFIX” como marca, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, consolidada desde já em 30 dias, a qual será convertida em perdas e danos a favor da parte autora. - Danos morais: o dano moral surge de uma intervenção indevida na esfera alheia pois há a violação do dever jurídico de “não lesar outrem” ou, no original do brocardo latino, “neminem laedere”. Existindo a violação e configurado o dano, caracteriza-se a responsabilidade por dano moral face ao ato ilícito, surgindo então a obrigação de indenizar. Ulpiano em suas lições defendia que uma das principais regras do direito consubstanciava-se em “honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere” (viver honestamente, não lesionar a outrem e dar a cada um o que é seu). O caso colide frontalmente com a máxima neminem laedere, que nada mais é do que um dever social, elementar à própria ordem jurídica, que impõe que não se deve lesar a ninguém, respeitando os direitos alheios, como os outros devem respeitar os direitos de todos. Apelo parcialmente provido para declarar a procedência total dos pedidos iniciais em relação à corré HAFELE. - Manutenção da improcedência para com a parte ré GILMAR: Entretanto, em que pese legítima a parte ré GILMAR, entendo que os elementos caracterizadores de culpa (sentido lato) não se mostram presentes com relação ao pleito da parte autora para com a parte ré GILMAR. Isso porque, das provas angariadas aos autos, não houve juntada de sequer uma peça  que tenha sido produzida pela produzida pela GILMAR. Tanto que entre 2009 e 2012, as receitas originadas de vendas ou receita bruta nos períodos, como também o número de empregados utilizados que não passa de uma pessoa (Exercício 2010 cano calendário 2009 1 empregado no início do período e 0 empregados no final do período; exercício 2009 ano calendário 2008 um empregado no início e um no final do período). Dessa forma, vai mantida a improcedência da ação com relação à corré GILMAR. Dessa manutenção da improcedência para com a corré GILMAR,  - Custas e honorários advocatícios: Da leitura e interpretação do art. 85, § 2º do CPC, a partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa, dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. Distribuição das custas e honorários advocatícios readequados. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS; Apelação Cível, Nº 50028965120148210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO, COM PRECEITO COMINATÓRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 2º, 129, 130 E 131 DA LEI Nº 9.279/96. MARCA DE ALTO RENOME. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TANTO QUANTO REGISTRADO PERANTE O INPI. PROPRIEDADE DA MARCA É DEVIDAMENTE ADQUIRIDA QUANDO EXPEDIDO O REGISTRO REGULAR. GARANTIA AO TITULAR DE USO EXCLUSIVO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA PELAS ...

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...PARTES RÉS. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXPLICITADA. LIQUIDAÇÃO CONFORME ARTIGO 210 DA LEI Nº 9.279/96. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ. CUSTAS E VERBA HONORÁRIA READEQUADA.  - Sustenta a parte recorrente, em preliminar ao mérito a incompetência da Justiça Estadual. Que não compete ao Poder Judiciário Estadual declarar de forma incidental a desconstituição do privilégio conferido à Apelante pelo INPI e constituir a marca protegida como “notoriamente conhecida” em favor da Hafele. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a a incompetência da Justiça Estadual, excluindo da lide qualquer possibilidade desconstituição dos efeitos práticos que o registro da marca atribuiu à Apelante, observando o Tema Repetitivo 950 do STJ. Contudo, muito embora a autora, ora Apelante seja titular do registro da marca (129 da LPI), há  circunstâncias que afastam o alegado uso indevido por parte das apeladas, tal como firmado na sentença recorrida. Inclusive, a sentença não impõe à parte autora, ora apelante, que se abstenha de usar a marca, e, sim, afasta a hipótese de se considerar a ocorrência de infração no uso praticado pela Apelada. A sentença não impõe à parte autora, ora apelante, que se abstenha de usar a marca, e, sim, afasta a hipótese de se considerar a ocorrência de infração no uso praticado pela Apelada, motivo pelo qual é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal, conforme consta no Tema Repetitivo 950 do STJ. Preliminar Rejteitada. - Mérito: a parte autora ajuizou Ação de Abstenção de Ato Ilícito, com preceito cominatório, cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra HAFELE e (...) alegando ser detentora da marca MINIFIX, relacionada a parafusos de metal para uso na indústria moveleira, tendo-a registrado no INPI em setembro de 2005 sob o nº 821.041.290, na classe NCL. Afirmou que há mais de 15 anos consagrou sua marca no mercado. Entretanto, a primeira requerida passou a fabricar e comercializar produtos similares com o mesmo nome (MINIFIX), tais como parafusos, tambores, tampas e hastes de metal para uso na indústria moveleira, e a segunda requerida os adquiriu e os expôs à venda, tendo ambas praticado contrafação e concorrência desleal. Informou que a requerida tentou buscar no IPI registro da marca MINIFIX, no ano de 2006, mas seu pedido foi indeferido em razão da anterioridade do registro obtido pela ora autora. Alegou que o uso indevido da sua marca está ocorrendo em folders, catálogos, revistas, notas fiscais, web sites e outros meios, bem como em estabelecimentos comerciais. Invocando os artigos 2º, 129, 130 e 131 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), alegou ter direito ao uso exclusivo da marca MINIFIX, aduzindo que o seu uso não autorizado caracteriza a ilicitude da conduta das requeridas. A sentença foi de improcedência, o que levou ao manejo de recurso de apelação pela parte autora. - Este Órgão Fracionário possui entendimento de longa data de que os parâmetros para avaliar a notoriedade de uma marca sujeita a proteção sem necessidade de registro devem incorporar os critérios de familiaridade, singularidade e originalidade. No caso específico em questão, esses elementos não se verificam, pois não se está diante de uma marca de alto renome. Dessa forma, o detentor de um Certificado de Registro de Marca possui o direito de utilização exclusiva da marca registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a menos que estejamos diante de uma situação envolvendo uma empresa estrangeira que compartilhe a mesma denominação, exceto se esta for considerada uma marca notória ou de alto renome (o que não é o caso). - É importante ressaltar que a expressão "MINIFIX" não pode e não deve ser considerada como uma marca notória a nível global. Os artigos 6º bis e 8º da Convenção de Paris se destinam à proteção de marcas claramente notórias. Cumpre assinalar que a Constituição Federal, em seu art. 5°, XXIX, assegura a proteção à criação industrial. Ademais, há em vigor a Lei 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial, a qual, em seu art. 2° e 3°, regula a atuação e proteção da propriedade industrial. - A propriedade da marca é devidamente adquirida quando expedido o registro regular, o qual garante ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Tal Certificado de Registro de Marca existe e etá registrado no INPI desde setembro de 2005 (Depósito em 1998) sob o nº 821.041.290, na classe NCL. Afirmou que há mais de 15 anos consagrou sua marca no mercado., o qual prevê a exclusividade de uso da marca “Micromix” pela Autora. Desse modo, estando a marca registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e estando devidamente declarado o registro da marca, resta comprovado que a Autora possui o direito de usar e usufruir de forma exclusiva a marca em todo o território nacional, conforme determina o art. 129 da Lei 9.279/1996, sendo, inclusive, direito seu garantindo-lhe, ainda, a defesa perante o uso indevido por terceiros, conforme o art. 130 da Lei da Propriedade Industrial. - Liquidação conforme artigo 210 da Lei nº 9.279/96: Cabimento da liquidação do julgado segundo ambos os critérios previstos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, para assegurar ao prejudicado a possibilidade de escolha do critério que lhe seja mais favorável. Provido no ponto. - Danos materiais: Assim, deve a parte ré HAFELE ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais pelos ilícitos praticados em detrimento da Apelante, nos termos dos arts 186 e 927 do Código Civil, 208 e 209 da Lei da Propriedade Industrial, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, de acordo com o disposto no art. 210 deste último diploma legal, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, incidir do evento danoso até a data da citação. Após a citação, deverá incidir somente a Taxa Selic sobre o valor condenatório. - Obrigação de não fazer: A ré HAFELE também deve ser condenada a abster-se definitivamente de utilizar a expressão “MINIFIX” como marca, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, consolidada desde já em 30 dias, a qual será convertida em perdas e danos a favor da parte autora. - Danos morais: o dano moral surge de uma intervenção indevida na esfera alheia pois há a violação do dever jurídico de “não lesar outrem” ou, no original do brocardo latino, “neminem laedere”. Existindo a violação e configurado o dano, caracteriza-se a responsabilidade por dano moral face ao ato ilícito, surgindo então a obrigação de indenizar. Ulpiano em suas lições defendia que uma das principais regras do direito consubstanciava-se em “honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere” (viver honestamente, não lesionar a outrem e dar a cada um o que é seu). O caso colide frontalmente com a máxima neminem laedere, que nada mais é do que um dever social, elementar à própria ordem jurídica, que impõe que não se deve lesar a ninguém, respeitando os direitos alheios, como os outros devem respeitar os direitos de todos. Apelo parcialmente provido para declarar a procedência total dos pedidos iniciais em relação à corré HAFELE. - Manutenção da improcedência para com a parte ré (...): Entretanto, em que pese legítima a parte ré (...), entendo que os elementos caracterizadores de culpa (sentido lato) não se mostram presentes com relação ao pleito da parte autora para com a parte ré (...). Isso porque, das provas angariadas aos autos, não houve juntada de sequer uma peça  que tenha sido produzida pela produzida pela GILMAR. Tanto que entre 2009 e 2012, as receitas originadas de vendas ou receita bruta nos períodos, como também o número de empregados utilizados que não passa de uma pessoa (Exercício 2010 cano calendário 2009 1 empregado no início do período e 0 empregados no final do período; exercício 2009 ano calendário 2008 um empregado no início e um no final do período). Dessa forma, vai mantida a improcedência da ação com relação à corré (...). Dessa manutenção da improcedência para com a corré (...),  - Custas e honorários advocatícios: Da leitura e interpretação do art. 85, § 2º do CPC, a partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa, dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. Distribuição das custas e honorários advocatícios readequados. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS; Apelação Cível, Nº 50028965120148210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. SEMELHANÇA ENTRE OS SINAIS "CROCS" E "COQUI". PRETENSÃO DE CONDENAR À PARTE RÉ A SE ABSTER DE UTILIZAR A MARCA POR ELA COMERCIALIZADA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.1. Cuida-se de ação na qual se postula a condenação da parte ré na obrigação de não fazer, pretendendo a autora obstar o nome de domínio "coquishoes.com.br", bem como a utilização da marca "Coqui". Outrossim, pretende-se o recolhimento dos produtos, embalagens e etiquetas que estejam no mercado de consumo e pagamento pela violação da marca registrada, com esteio no art. 210, II, da Lei 9.279/96...

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...2. O E. STJ possui entendimento no sentido de que "a apreciação quanto à possível indenização devida entre particulares decorrente da prática de concorrência desleal é competência da Justiça estadual (REsp 1189022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).3. Nos processos onde se postula a reparação de dano a competência é fixada pelo local do prejuízo ou do domicílio do autor. Parte autora que comprova a existência de filial no Estado do Rio de Janeiro. Ademais as demandadas, ao contestar a ação deixaram de utilizar a via adequada para impugnar o tema. Aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Competência do Estado do Rio de Janeiro reconhecida. Precedentes do STJ.4. A Lei de Propriedade Industrial garantiu o uso exclusivo da marca àquele que primeiro adquire sua propriedade, haja vista sua importante função de distinguir determinado produto ou serviço dos comercializados pelos concorrentes. 5.A semelhança entre os produtos acarreta risco de confusão entre as marcas, o que pode causar prejuízos não apenas a parte autora, como também ao consumidor, devendo ser coibido. Art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96, e art. 4º, VI do Código de Defesa do Consumidor.6. Nesse contexto, o art. 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96 obsta, expressamente, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, suscetível de causar confusão ou associação com marca de outrem.7. O art. 131 da Lei de Propriedade Industrial garante ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material e reputação, bem como lhe assegura a proteção do sinal em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.8. Conjunto probatório aposto nos autos a denotar afronta ao direito de propriedade industrial da parte autora, diante da similitude entre os signos, formas dos produtos, etiquetas e propaganda. Semelhança capaz de gerar confusão no consumidor e desvio de clientela, conduta classificada pela Lei de Regência como concorrência desleal.9. Segundo o entendimento firmado pelo E. STF, "o princípio da livre iniciativa, inserido no caput do art. 170 da Constituição nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, mas social, e que pode, consequentemente, ser limitada."10. Sentença que corretamente determina a abstenção do uso da marca e condena a parte ré a reparar os prejuízos suportados pela demandante.11. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Conclusões: Retornando o julgamento, reconsiderou o Relator para negar provimento ao recurso, sendo acompanhado pela Des. Marianna Fux e pelo Des. Werson Rego. Ficando assim o julgamento: Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Preferência nº 04 - Presente pelo apelado - Dr. Diego Goulart, OAB/RJ 108726. (TJ-RJ, APELAÇÃO 0185085-71.2011.8.19.0001, Relator(a): DES. SERGIO SEABRA VARELLA , Publicado em: 09/05/2019)