APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO, COM PRECEITO COMINATÓRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. MÉRITO.
ARTIGOS 2º,
129,
130 E 131 DA
LEI Nº 9.279/96. MARCA DE ALTO RENOME. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TANTO QUANTO REGISTRADO PERANTE O INPI. PROPRIEDADE DA MARCA É DEVIDAMENTE ADQUIRIDA QUANDO EXPEDIDO O REGISTRO REGULAR. GARANTIA AO TITULAR DE USO EXCLUSIVO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA PELAS
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...PARTES RÉS. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXPLICITADA. LIQUIDAÇÃO CONFORME ARTIGO 210 DA LEI Nº 9.279/96. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ. CUSTAS E VERBA HONORÁRIA READEQUADA. - Sustenta a parte recorrente, em preliminar ao mérito a incompetência da Justiça Estadual. Que não compete ao Poder Judiciário Estadual declarar de forma incidental a desconstituição do privilégio conferido à Apelante pelo INPI e constituir a marca protegida como “notoriamente conhecida” em favor da Hafele. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a a incompetência da Justiça Estadual, excluindo da lide qualquer possibilidade desconstituição dos efeitos práticos que o registro da marca atribuiu à Apelante, observando o Tema Repetitivo 950 do STJ. Contudo, muito embora a autora, ora Apelante seja titular do registro da marca (129 da LPI), há circunstâncias que afastam o alegado uso indevido por parte das apeladas, tal como firmado na sentença recorrida. Inclusive, a sentença não impõe à parte autora, ora apelante, que se abstenha de usar a marca, e, sim, afasta a hipótese de se considerar a ocorrência de infração no uso praticado pela Apelada. A sentença não impõe à parte autora, ora apelante, que se abstenha de usar a marca, e, sim, afasta a hipótese de se considerar a ocorrência de infração no uso praticado pela Apelada, motivo pelo qual é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal, conforme consta no Tema Repetitivo 950 do STJ. Preliminar Rejteitada. - Mérito: a parte autora ajuizou Ação de Abstenção de Ato Ilícito, com preceito cominatório, cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra HAFELE e (...) alegando ser detentora da marca MINIFIX, relacionada a parafusos de metal para uso na indústria moveleira, tendo-a registrado no INPI em setembro de 2005 sob o nº 821.041.290, na classe NCL. Afirmou que há mais de 15 anos consagrou sua marca no mercado. Entretanto, a primeira requerida passou a fabricar e comercializar produtos similares com o mesmo nome (MINIFIX), tais como parafusos, tambores, tampas e hastes de metal para uso na indústria moveleira, e a segunda requerida os adquiriu e os expôs à venda, tendo ambas praticado contrafação e concorrência desleal. Informou que a requerida tentou buscar no IPI registro da marca MINIFIX, no ano de 2006, mas seu pedido foi indeferido em razão da anterioridade do registro obtido pela ora autora. Alegou que o uso indevido da sua marca está ocorrendo em folders, catálogos, revistas, notas fiscais, web sites e outros meios, bem como em estabelecimentos comerciais. Invocando os artigos 2º, 129, 130 e 131 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), alegou ter direito ao uso exclusivo da marca MINIFIX, aduzindo que o seu uso não autorizado caracteriza a ilicitude da conduta das requeridas. A sentença foi de improcedência, o que levou ao manejo de recurso de apelação pela parte autora. - Este Órgão Fracionário possui entendimento de longa data de que os parâmetros para avaliar a notoriedade de uma marca sujeita a proteção sem necessidade de registro devem incorporar os critérios de familiaridade, singularidade e originalidade. No caso específico em questão, esses elementos não se verificam, pois não se está diante de uma marca de alto renome. Dessa forma, o detentor de um Certificado de Registro de Marca possui o direito de utilização exclusiva da marca registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a menos que estejamos diante de uma situação envolvendo uma empresa estrangeira que compartilhe a mesma denominação, exceto se esta for considerada uma marca notória ou de alto renome (o que não é o caso). - É importante ressaltar que a expressão "MINIFIX" não pode e não deve ser considerada como uma marca notória a nível global. Os artigos 6º bis e 8º da Convenção de Paris se destinam à proteção de marcas claramente notórias. Cumpre assinalar que a Constituição Federal, em seu art. 5°, XXIX, assegura a proteção à criação industrial. Ademais, há em vigor a Lei 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial, a qual, em seu art. 2° e 3°, regula a atuação e proteção da propriedade industrial. - A propriedade da marca é devidamente adquirida quando expedido o registro regular, o qual garante ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Tal Certificado de Registro de Marca existe e etá registrado no INPI desde setembro de 2005 (Depósito em 1998) sob o nº 821.041.290, na classe NCL. Afirmou que há mais de 15 anos consagrou sua marca no mercado., o qual prevê a exclusividade de uso da marca “Micromix” pela Autora. Desse modo, estando a marca registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e estando devidamente declarado o registro da marca, resta comprovado que a Autora possui o direito de usar e usufruir de forma exclusiva a marca em todo o território nacional, conforme determina o art. 129 da Lei 9.279/1996, sendo, inclusive, direito seu garantindo-lhe, ainda, a defesa perante o uso indevido por terceiros, conforme o art. 130 da Lei da Propriedade Industrial. - Liquidação conforme artigo 210 da Lei nº 9.279/96: Cabimento da liquidação do julgado segundo ambos os critérios previstos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, para assegurar ao prejudicado a possibilidade de escolha do critério que lhe seja mais favorável. Provido no ponto. - Danos materiais: Assim, deve a parte ré HAFELE ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais pelos ilícitos praticados em detrimento da Apelante, nos termos dos arts 186 e 927 do Código Civil, 208 e 209 da Lei da Propriedade Industrial, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, de acordo com o disposto no art. 210 deste último diploma legal, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, incidir do evento danoso até a data da citação. Após a citação, deverá incidir somente a Taxa Selic sobre o valor condenatório. - Obrigação de não fazer: A ré HAFELE também deve ser condenada a abster-se definitivamente de utilizar a expressão “MINIFIX” como marca, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, consolidada desde já em 30 dias, a qual será convertida em perdas e danos a favor da parte autora. - Danos morais: o dano moral surge de uma intervenção indevida na esfera alheia pois há a violação do dever jurídico de “não lesar outrem” ou, no original do brocardo latino, “neminem laedere”. Existindo a violação e configurado o dano, caracteriza-se a responsabilidade por dano moral face ao ato ilícito, surgindo então a obrigação de indenizar. Ulpiano em suas lições defendia que uma das principais regras do direito consubstanciava-se em “honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere” (viver honestamente, não lesionar a outrem e dar a cada um o que é seu). O caso colide frontalmente com a máxima neminem laedere, que nada mais é do que um dever social, elementar à própria ordem jurídica, que impõe que não se deve lesar a ninguém, respeitando os direitos alheios, como os outros devem respeitar os direitos de todos. Apelo parcialmente provido para declarar a procedência total dos pedidos iniciais em relação à corré HAFELE. - Manutenção da improcedência para com a parte ré (...): Entretanto, em que pese legítima a parte ré (...), entendo que os elementos caracterizadores de culpa (sentido lato) não se mostram presentes com relação ao pleito da parte autora para com a parte ré (...). Isso porque, das provas angariadas aos autos, não houve juntada de sequer uma peça que tenha sido produzida pela produzida pela GILMAR. Tanto que entre 2009 e 2012, as receitas originadas de vendas ou receita bruta nos períodos, como também o número de empregados utilizados que não passa de uma pessoa (Exercício 2010 cano calendário 2009 1 empregado no início do período e 0 empregados no final do período; exercício 2009 ano calendário 2008 um empregado no início e um no final do período). Dessa forma, vai mantida a improcedência da ação com relação à corré (...). Dessa manutenção da improcedência para com a corré
(...), - Custas e honorários advocatícios: Da leitura e interpretação do
art. 85,
§ 2º do
CPC, a partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa, dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. Distribuição das custas e honorários advocatícios readequados. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS; Apelação Cível, Nº 50028965120148210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-08-2023)