Artigo 139 - LPI / 1996

Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a recurso de apelação contra sentença de extinção processual (por ilegimidade ativa de licenciada) de pedido de tutela cautelar antecedente, em tema de contrafação de marca. Omissão na apreciação de fundamento recursal efetivamente ocorrida. Embargada revel, contra a qual os prazos fluem da data da publicação do ato decisório no diário oficial (art. 346 do CPC). "O licenciado pode ser investido de poderes para litigar de forma isolada, na qualidade legitimado extraordinário à defesa dos direitos do licenciante (art. 139, parágrafo único da LPI). O licenciado também pode atuar como legitimado ordinário, mas nessa hipótese a demanda contra o infrator não deve ser fundamentada no registro da marca pertence ao licenciante, mas na concorrência." (LÉLIO DENICOLI (...)). Julgados do STJ que, em situações análogas, reconheceram essa legitimidade ativa do utente de marca ou de desenho industrial: REsp's 466.360 e 1.292.958, em ambos relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI. Embargos que se recebem com efeitos modificativos, rejulgada a apelação, a ela dando-se provimento. Reforma da sentença de primeiro grau, reconhecida a legitimidade ativa da requerente com fundamento na segunda hipótese do parágrafo único do art. 139 da Lei da Propriedade Industrial, deferida a tutela cautelar antecedente e determinando-se o prosseguimento do processo, como de direito. (TJSP;  Embargos de Declaração Cível 1043295-03.2019.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR. REDUÇÃO . NÃO VEDAÇÃO À PROTEÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade, teor da Súmula 28 do TJGO. 2. A suspensão do processo judicial, em razão da prejudicialidade arguida em razão da pendência de decisão em processo administrativo junto ao ...

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...INPI não vincula ou impede a apreciação judicial. 3. A permissão de uso regularmente válida é concedida mediante manifestação expressa do titular da marca, nos termos dos arts. 139 e 140 da Lei de Propriedade Industrial, de modo que qualquer documento elaborado de forma diversa da previsão legal mostra-se imprestável à demonstração da autorização. 4. Constatada a prática de conduta caracterizadora de infração marcária, evidente a ocorrência de danos morais, mormente porque o dano moral decorrente de uso indevido da marca é aferível in re ipsa: sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. 5. Comporta modificação a quantia fixada a título indenizatório, devendo ser recuada para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante mais adequado e razoável, cumprindo bem tanto a função punitiva do agente quanto a compensatória em relação à vítima, renomada no mercado de consumo, com reconhecimento nacional e internacional. 6. A conduta das pessoas jurídicas que utilizam, indevidamente, marca alheia levam ao desvio de clientela e à concorrência desleal, além de aproveitamento parasitário da marca, em nítido prejuízo do renome da marca da autora, em razão da atuação no mesmo ramo de negócio associado ao uso, mostrando-se devida a indenização por danos materiais, na forma constante dos artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). 7. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação do uso indevido de marca é quinquenal, já o termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado, nos termos do artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial e Súmula 143 do STJ, não servindo a simples troca de e-mail entre as partes, com cunho de tratativa de acordo, como ato inequívoco a configurar a hipótese do art. 202, inciso, do Código Civil. 8. Mostrando-se excessiva a fixação de honorários de sucumbência na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, comporta redução a quantia, impondo-a de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5154292-72.2020.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 20/04/2022, DJe de 20/04/2022)

Apelação - Ação de abstenção de uso de marca cumulada com reparação de danos materiais - Propriedade industrial da marca "RAIFFA TECIDOS" - Sentença de parcial procedência no que tange ao pedido inibitório - Apelação da autora - Pretensão de condenação da ré em danos materiais - Marca é sinal distintivo, dando ao seu titular maneira de distinguir seu produto diante do mercado consumidor - A marca gera direitos de usar exclusivamente o sinal e zelas pela integridade material e reputação, bem como exercer controle sobre a qualidade e especificações do produto - Inteligência do art. 130, inciso III e art. 139 da lei de Propriedade Industrial (lei 9.279/96) - Exame do caso concreto - Autora comprovou ter-se constituído e registrado sua marca em data anterior à constituição da ré, empresa criada por seu ex-gerente, atuando no mesmo mercado têxtil e utilizando marca evocativa da autora, com possibilidade de confusão de público-alvo - Impossibilidade de mitigação de uso da marca - Ausente boa-fé da ré - Precedentes - Indenização por danos materiais devida - Precedentes do C. STJ e desta C. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Valor dos danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença - Inteligência dos arts. 208 e 210 da lei 9.279/96 - Honorários recursais devidos - Sentença reformada na parte recorrida - Recurso provido - (TJSP;  Apelação Cível 1029446-07.2019.8.26.0506; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023)