Artigo 58 - LPI / 1996

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE. ALCANCE DA DECISÃO NA ADI 5529/DF. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DE PRAZO POR APOSTILAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA. em face de sentença proferida nos autos de ação declaratória ajuizada contra ZOETIS SERVICES LLC e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando (i) à nulidade dos atos administrativos que promoveram cisão, por apostilamento, dos prazos de vigência das patentes ...

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...PI9915480-3 e PI0017013-5; (ii) subsidiariamente, à declaração de nulidade dessas patentes ou limitação de seu prazo ao previsto no caput do art. 40 da LPI; e (iii) alternativamente, à declaração de nulidade dos atos de concessão das patentes, por violação ao art. 32 da LPI. A sentença julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o apostilamento realizado pelo INPI, que conferiu prazos distintos de vigência às patentes PI9915480-3 e PI0017013-5 conforme o uso (humano ou veterinário), viola a decisão proferida pelo STF na ADI 5529/DF; (ii) estabelecer se tais patentes devem ter seu prazo de vigência determinado exclusivamente pelo caput do art. 40 da LPI, por se tratarem de produtos farmacêuticos também aplicáveis à saúde humana; e (iii) determinar se há nulidade das patentes por violação aos arts. 32, 46 e 47 da LPI. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo, conforme o art. 41 da LPI, e não pode ser alterada pelo uso dado ao produto após a concessão. As patentes PI9915480-3 e PI0017013-5 contemplam formulações farmacêuticas com aplicação indistinta em humanos e animais, conforme consta expressamente de seus relatórios descritivos e reivindicações, além de terem sido submetidas à anuência da ANVISA, conforme exigia o art. 229-C da LPI, então vigente. A decisão do STF na ADI 5529/DF excepcionou da modulação os produtos e processos farmacêuticos e equipamentos de uso em saúde, com efeitos ex tunc, sem restringir expressamente seu alcance apenas aos produtos para uso humano. A cisão do prazo de vigência das patentes com base em alegada distinção de uso humano ou veterinário é juridicamente inviável, pois o conteúdo da patente é uno e indivisível, conforme os arts. 22 e 58 da LPI, não sendo possível modificá-lo por meio de apostilamento, que não pode implicar nulidade parcial não prevista no ordenamento. A modulação de efeitos da ADI 5529/DF deve ser interpretada de forma restritiva, quanto às exceções, e ampliativa quanto à sua regra geral, não podendo o INPI ampliar as hipóteses de aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, já declarado inconstitucional. A fixação de dois prazos distintos por apostilamento extrapola a competência do INPI e contraria a uniformidade e segurança jurídica exigidas pela decisão do STF, especialmente ao não considerar a totalidade das patentes atingidas por ela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O prazo de vigência das patentes farmacêuticas que abrangem aplicação em saúde humana deve observar exclusivamente o caput do art. 40 da LPI, conforme decisão do STF na ADI 5529/DF.É inviável a cisão do prazo de vigência de patente por apostilamento com base em distinção de uso humano ou veterinário, quando a invenção tem escopo uno e indivisível. A interpretação da modulação dos efeitos da ADI 5529/DF deve ser restritiva quanto às exceções e não pode ser ampliada pelo INPI por ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX; LPI (Lei nº 9.279/1996), arts. 22, 26, 32, 40, caput e p.ú., 41, 47, 51, 54, 58, 59, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5529, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.05.2021, DJe 01.09.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1093529-81.2022.8.26.0100. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para que os prazos de vigência das patentes farmacêuticas também ligadas à saúde humana, PI9915480-3 e PI0017013-5, observem unicamente o caput do artigo 40 da LPI, em observância ao que foi decidido pelo C. STF na ADI 5.529, ficando invertida a condenação em honorários da sentença, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Apelação Cível, 5071020-25.2022.4.02.5101, Rel. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS , 2ª TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 12/08/2025, DJe 13/08/2025 15:26:17)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Nokia Technologies Oy contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, visando à conclusão do exame de quatro pedidos de registro de patente sob alegação de mora excessiva. O juízo de primeiro grau entendeu ...

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...que não há prejuízo à impetrante que justifique o privilégio de seus pedidos em detrimento de outros mais antigos. No recurso, a apelante argumenta que a demora na análise prejudica seu licenciamento de patentes, causando perdas financeiras, e requer a reforma da sentença para determinar a conclusão dos exames de seus pedidos de registro de patente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prazo específico para conclusão do exame de pedidos de patente pelo INPI configura lacuna normativa que justifique a intervenção judicial para fixação de prazo; e (ii) estabelecer se a mora administrativa alegada pela apelante representa ofensa ao direito líquido e certo que justifique a concessão de mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de 60 dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999, aplicável a processos administrativos ordinários, não é compatível com a complexidade e a especificidade dos processos de registro de patentes e marcas, regulados pela Lei de Propriedade Industrial (LPI). 4. A LPI não estabelece prazo para a conclusão do exame de pedidos de patente, mas apenas prazos para atos praticados pelo administrado. Essa ausência de prazo configura uma escolha legislativa, considerando as especificidades do exame técnico exigido para a análise de patentes. 5. A aplicação de um critério subjetivo de "razoabilidade" para fixar prazos para o INPI pode comprometer a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, uma vez que diferentes julgadores podem interpretar o que é "razoável" de maneira divergente. 6. A fixação de prazos para a Administração Pública em processos especializados, como o de registro de patentes, compete ao Poder Legislativo, que possui competência para avaliar critérios de conveniência e necessidade, não cabendo ao Judiciário intervir na ausência de previsão expressa. 7. O INPI adota medidas concretas para combater a demora no exame de patentes, como o Plano de Combate ao Backlog e mecanismos de tramitação prioritária, assegurando que pedidos urgentes sejam tratados com prioridade. 8. A LPI permite ao depositante exercer direitos relativos ao ativo mesmo antes da concessão definitiva, incluindo a possibilidade de licenciamento e proteção contra exploração indevida, reduzindo o impacto de eventual demora administrativa. 9.A comparação com prazos de análise de escritórios de patentes internacionais demonstra que os tempos de tramitação do INPI são compatíveis com os padrões internacionais, especialmente considerando a disparidade orçamentária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:  1. A ausência de prazo específico na Lei de Propriedade Industrial para o exame de pedidos de patente pelo INPI configura uma opção legislativa justificada pelas peculiaridades do procedimento, não cabendo ao Judiciário fixar prazo para conclusão desse exame. 2. A alegação de demora administrativa não autoriza a concessão de mandado de segurança para compelir o INPI a concluir o exame de pedidos de patente, exceto em casos específicos de preterição ou irregularidades comprovadas. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei de Propriedade Industrial (LPI), arts. 44, 58, 61, 130. Jurisprudência relevante citada: TRF-2, Apelação Cível nº 5084794-88.2023.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Wanderley Sanan Dantas. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, reconhecer a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de registro BR 12 2024 002358 0 e negar provimento ao recurso com relação aos demais pedidos de registro de patente, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Apelação Cível, 5053276-46.2024.4.02.5101, Rel. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS , 2ª TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 11/02/2025, DJe 12/02/2025 14:23:17)