Artigo 177 - LPI / 1996

LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.  PRELIMINAR AFASTADA. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI. CAUSA DE PEDIR. MARCA REGISTRÁVEL. NEGATIVA DE REGISTRO DE MARCA.  PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ESPECIALIDADE E TERITORIALIDADE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1.Apelação e Recurso Adesivo em face da r. sentença que julgou improcedentes o pedido de  nulidade do registro n. 823.082.393 da marca FARROUPILHA, concedido à CHURRASCARIA ESTÂNCIA DO SUL LTDA. – EPP e, consequentemente, a ...

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...pretensão da parte autora/apelante de condenação da Autarquia na obrigação de promover o registro da marca CHURRASCARIA FARROUPILHA, classe NCL(7) 42, depositado em 17.05.2002, sob o n. 824.524.381. Condenada  a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.2. De acordo com o art. 174 da Lei n. 9.279/96, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de anulação de registro de marca é quinquenal e conta-se da data da concessão do mesmo (Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.). Não ultrapassado o prazo prescricional, considerada a suspensão do prazo durante o trâmite do procedimento administrativo. 3. Segundo já se posicionou o STJ, no julgamento do Resp 1.264.644,  a qualidade da intervenção do INPI (se litisconsorte passivo necessário; se assistente simples ou litisconsorcial do réu; se amicus curiae ou como assistente especial) nas ações em que se pretende a nulidade de registro “perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade, sempre levando em conta que a pretensão em comento alcança tanto caráter de interesse público como privado. Na hipótese, nota-se, claramente, que o INPI não ocupa apenas a posição de litisconsorte sui generis como alega.4. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade.5. Refere a apelante que apesar de atuar no mesmo segmento alimentício da apelada, estão localizadas em circunscrições territoriais diversas e distantes (800km), não havendo a possibilidade de confusão entre os consumidores e  desvio de clientela, sendo prova disso o fato de que a autora está em atividade e utiliza o nome fantasia  “CHURRASCARIA FARROUPILHA” há 30 anos,  sem que as litigantes soubessem uma da existência da outra, bem como ao argumento de que o uso da expressão “FARROUPILHA” concerne ao “churrasco gaúcho”, nome pertence ao domínio público e, por isso, é insuscetível de exclusividade por qualquer empresa, conforme determina o art. 124, VI, da Lei n. 9.279/96.6. O INPI, por sua vez, esclareceu serem inaplicáveis ao caso a análise do disposto no inciso II do art.124 da LPI, por não tratar de letra, algarismo ou data, assim como  o impedimento ao registro constante no inciso VI do mesmo dispositivo, ao argumento de que a palavra “FARROUPILHA” não tem relação direta com o produto ou serviço assinalado, nem é comumente empregada para designar característica do mesmo. 7. Segundo o Manual de Marcas “O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”. 8. O mesmo Manual detalha as hipóteses em que o sinal é irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo (item 5.9.3 - http://manualdemarcas.inpi.gov.br/project/manual), nos termos do inciso VI o art.124 da LPI.  Dita o manual que não são registráveis: sinais que têm relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou signos comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço a serem distinguidos.9. No caso concreto, conforme anotado pelo INPI, não houve o reconhecimento quer da cidade de Farroupilha/RS quer da expressão “FARROUPILHA” como sinais que têm relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou como signos comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço a serem distinguidos, situações que confeririam a impossibilidade de registro Como bem apontou o magistrado, citando o órgão técnico, a expressão “ FARROUPILHA” possui mais de uma acepção, não há como considerá-la irregistrável como pretende a parte autora. 10. Registro da marca “CHURRASCARIA FARROUPILHA”: sustenta a apelante, que embora fosse constatada a afinidade e similitude entre e serviços em questão, poderia haver convivência entre ambos, o que refere já ocorrer, na hipótese, por mais de 30 anos.  11. Há de ressaltar, no ponto, que o próprio Manual de Marcas do INPI (item 5.17) ressalta que a possibilidade de convivência entre os sinais marcários afins somente será possível caso afastada a possibilidade de associação ou confusão por parte do consumidores. E é justamente no sentido da possibilidade de confusão ou associação indevida que o INPI negou o registro da autora (n. 824.524.381), com fundamento no inciso XIX do art. 124 da LPI, em relação ao registro anterior n. 823.082.393 da marca “FARROUPILHA”.12.  Impossibilidade de se infirmar a análise técnica do INPI, no sentido da possibilidade de confusão. A autarquia, como órgão responsável em executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial,  possui corpo técnico qualificado para analisar os pedidos de registro de marca e a decisão fundamentada em parecer técnico do Instituto, não implica, automaticamente, em desprezo aos argumentos do apelante em sentido contrário, na solução da controvérsia.13. Honorários. A fixação da verba honorária deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve se responsabilizar pelas despesas dele decorrente. No caso,  o INPI, apesar da qualidade da sua intervenção neste feito não foi condenado ao pagamento de honorários em virtude de não sucumbir, o que resta mantido. Honorários recursais:  majorados os honorários fixados em desfavor da apelante em 1%. Deixo de fixar horários recursais em desfavor do INPI, uma vez que não preenchidos os requistos cumulativos.14. Recursos não providos.       (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000481-67.2020.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/08/2022, DJEN DATA: 25/08/2022)

  APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA. EMPRESAS DE (...) DISTINTOS. COLIDÊNCIA DE MARCAS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação anulatória na qual o autor/apelado, (...) & CIA LTDA., pretende declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que, em processo administrativo, indeferiu o pedido de registro da marca "Supermercado Ibiúna Ltda.". 2. O INPI indeferiu o pedido de registro de marca em razão da anterioridade da marca registrada pela ré/apelante, AGUA MINERAL ...

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...IBIUNA COMERCIAL LTDA – ME e da possibilidade de confusão ao consumidor, consoante dispõe o art. 124, XIX da Lei 9.279/96 - LPI. 3. Sabe-se que para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). 4. In casu, verifico que o apelado/autor, (...) & CIA LTDA., tem por objeto a exploração das atividades de supermercados, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (CNAE 4711-3/02), comércio a varejo de pneumáticos (CNAE 4530-7/05), comércio varejista de aparelhos eletrônicos domésticos ou pessoais (CNAE 4753-9/00, comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/00 e rotisseria (CNAE 5611-2/01). Por outro lado, a apelante/ré, AGUA MINERAL IBIUNA COMERCIAL LTDA – ME, explora a atividade de engarrafamento e gaseificação de águas minerais. 5. Verifica-se, portanto, que os ramos de atividade das partes são distintos, não havendo risco de confusão por parte do consumidor. Inclusive, a própria apelante, AGUA MINERAL IBIUNA COMERCIAL LTDA – ME, reconhece que as marcas em questão são totalmente distintas, concordando com o registro da marca pelo autor/apelado. 6. O C. STJ, em diversos julgados afastou a alegação de violação de marca em situações nas quais não havia a possibilidade de confusão ou associação. Precedentes. 7. No que diz respeito à indicação geográfica, “este é o nome dado ao tipo de proteção, no âmbito da propriedade industrial, que se refere a produtos que são originários de determinada área geográfica (país, cidade, região ou localidade de seu território) que se tenham tornado conhecidos por possuírem qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, de produção ou de fabricação. Também se refere à prestação de determinados serviços” (JUNGMANN; (...), 2010). 8. Nesse contexto, em relação ao elemento distintivo das marcas, a expressão “Ibiúna” não serve de referência para a indicação geográfica ou denominação de origem, pois como bem salientou o juízo a quo: “(...) referido termo - nome da cidade onde se localizam as empresa autora e corré - não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca ou com as características inerentes ao serviço identificado.” 9. Recursos desprovidos.   (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5002233-96.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 12/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/11/2020)