Modelo Oposição de pedido de registro de marca no INPI

Publicação Revista nº em .

DA LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO OPOENTE

O opoente é empresário, no ramo de e ao tomar conhecimento da publicação de interesse de registro da Marca verificou a ocorrência de , motivando a presente oposição, nos termos do Art. 158 da Lei 9.279/96 - LPI, com base nos seguintes argumentos.

• MARCA SEMELHANTE - CONFUSÃO

• Conforme relatado, a Marca é semelhante à marca utilizada e já registrada pelo autor , conforme prova em anexo.
• Ocorre que, apesar de não ser idêntica, a marca depositada pode gerar confusão ao consumidor pela semelhança do .
• Nos termos da Lei da Propriedade Industrial, não é possível registrar sinal ou expressão que reproduza de forma semelhante o nome empresarial de um negócio que possa causar confusão ao cliente, in verbis:
• Art. 124. Não são registráveis como marca:
  (...)
  XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
• O titular desta marca depositada atua no mesmo segmento do opoente, vejamos:
• Objeto social do Opoente:
• Objeto social do Titular :
• Ou seja, a atuação no mesmo segmento agrava a situação de convivência de duas marcas semelhantes, possibilitando que o consumidor seja induzido em erro quanto à origem dos produtos, conforme já sinalizado pela jurisprudência:
• PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. ART. 124, XIX, DA LPI - COLIDÊNCIA CONFIGURADA. SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS. - (...) A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos. - Considerando o princípio da especialidade, o que conta é uma eventual estreita afinidade entre os produtos e seus respectivos segmentos de mercado. - Configurado o risco de confusão entre as marcas mistas xxx, das empresas autora e ré, quando consideradas como produtos pertencentes a segmentos de mercado afins - comércio de roupas e acessórios e comércio de bijuterias - implicando, assim, na impossibilidade de convivência entre marcas, incidindo na vedação do artigo 124, XIX, da LPI, em razão de que tal semelhança possibilita erro, dúvida ou confusão entre os consumidores. Procedência do pedido de nulidade do registro n.º 901.238.171, para a marca mista xxx, na classe NCL (7) 35, de titularidade da empresa ré. - Precedentes jurisprudenciais. - (...) (TRF-2 - AC: 01299881720144025101 RJ 0129988-17.2014.4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 17/07/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)
• No presente caso, é inequívoco que o cliente fará associação da nova marca à marca do opoente, podendo concluir falsamente tratar-se de uma simples repaginação de layout, o que deve ser evitado.
• A base de uma marca exige muito tempo e trabalho na construção de credibilidade, não podendo ser usurpada deliberadamente por uma empresa nova no segmento.

• MARCA COM REGISTRO ANTERIOR

• A Marca , depositada pelo titular é idêntica à marca de titularidade e registrada em nome do opoente desde , conforme registro que junta em anexo.
• Tal prática fere claramente a previsão legal disposta no
• Art. 124. Não são registráveis como marca:
  (...)
  XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
• Trata-se de situação que fere gravemente o princípio da anterioridade do registro, pois trata-se de terceiro que tenta usufruir de marca já solidificada no mercado, devendo ser indeferido, conforme entendimento da jurisprudência:
• APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - INDEFERIMENTO DE REGISTRO - COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS "FRONTIER" E "FRONTIERA" - SEGMENTO DE MERCADO AFIM - RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA - ART. 124, XIX, DA LPI - RECURSO DESPROVIDO. I - Em havendo colidência entre marcas assemelhadas, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior, em face do disposto no art. 124, XIX, da LPI; II - O indeferimento da marca da apelante deve ser mantido não apenas por haver risco de confusão quanto ao consumo dos produtos, mas, sobretudo, ante a possibilidade de causar associação indevida com marca alheia, levando o público consumidor a pensar que adquiriu produto de uma determinada empresa, quando, na verdade trata-se do produto de outra; III - Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 08001895820094025101 RJ 0800189-58.2009.4.02.5101, Relator: ANTONIO IVAN ATHIÉ, Data de Julgamento: 12/06/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)
• Ademais, não há que se falar de excessão ao requisito da anterioridade, uma vez que restam comprovados que o registro do autor é anterior à marca impugnada.

• MARCA DE USO ANTERIOR

• A Marca , depositada pelo titular é idêntica à marca de titularidade do autor e de uso ostensivo por mais de 6 (seis) meses, conforme provas que faz em anexo.
• Trata-se de situação que flexibiliza o princípio da anterioridade do registro, pois trata-se de terceiro de boa fé que já usufrui há mais tempo os benefícios e notoriedade da marca, conforme clara previsão legal:
• Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
  § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
• Ou seja, trata-se de excessão ao requisito da anterioridade em face da boa fé do opoente, que jamais teve qualquer informação sobre necessidade de registro e levou anos para solidificar um nome forte e dar credibilidade à marca.
• Como prova do uso da marca, junta em anexo , configurando o direito do opoente, conforme precedentes sobre o tema:
• APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PLEITO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA, DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. (...) . "Independentemente da data da prioridade ou do depósito da marca comercial, a Lei n. 9.279/96, em seu art. 129, § 1º, assegura essa prioridade a quem, comprovadamente, já a usava há mais de seis meses antes da data do depósito por terceiro. Para os efeitos do referido dispositivo legal, não há que se considerar a condição de ex-sócio, da beneficiária da marca, do representante legal da empresa que reivindica a prioridade,com base também no uso anterior da marca". (TJ-SC - AC: 00010699520058240051 Ponte Serrada 0001069-95.2005.8.24.0051, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 09/10/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó)
• Juntar elementos que demonstrem a construção da credibilidade da marca e uso por tempo superior a 6 meses, tais como contrato social, Notas Fiscais contendo a marca, anúncios em jornais, guias telefônicos, anúncios, etc.
• Informa, por fim, ter dado entrada em , ao pedido do registro da marca em seu nome, conforme protocolo em anexo.

• MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

• O artigos 126 da LPI e 6º bis da CUP dispõem claramente sobre proteção de marcas de notório renome, in verbis:
• Lei nº 9.279/96 - LPI
• Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
• Assim, independente de prévio registro no Brasil, as marcas notoriamente reconhecidas não podem ser objeto de pedido de registro.
• Nesse sentido é a redação da Convenção da União de Paris - CUP
• Art. 6 bis
  Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".
• Assim, considerando que a marca depositada é cópia fiel de marca com renome internacional, com atuação em segmento de mercado idêntico, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

• MARCA GENÉRICA - DE USO COMUM

• Conforme relatado, o pedido de registro da Marca fere frontalmente a restrição prevista no Art. 124, inc. VI, pois trata-se de um termo genérico sem qualquer originalidade e vulgar.
• Nos termos da Lei da Propriedade Industrial, não é possível registrar sinal ou expressão de uso comum ou simplesmente descritiva da atividade, in verbis:
• Art. 124. Não são registráveis como marca:
  (...)
  

  VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

• Nesse sentido, confirma a jurisprudência do STJ ao lecionar sobre o tema:
• RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. (...) 2. A jurisprudência da ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que de acordo com o art. 122, da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça estadual, diante do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a expressão "país do futebol" seria de uso comum e não possui o mínimo de distintividade necessário para registro. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no Enunciado n.º 7/STJ.4. RECURSO ESPECIAL, DESPROVIDO (REsp 1746911/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018)
• AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO "FORNERIA". VOCÁBULO GENÉRICO. CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL. ART. 124, VI, DA LPI. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23/02/2017). 2. O termo "FORNERIA", corriqueiro no idioma italiano, é vocábulo genérico, que remete o público imediatamente ao ramo de gastronomia em que inserida a atuação da empresa. Vocábulos genéricos, de uso comum, que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da empresa, não são registráveis, nos termos do art. 124, VI, da LPI. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1324413/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
• Portanto, considerando tratar-se de marca genérica, de uso comum sem qualquer originalidade, devido o recebimento do presente pedido para fins de se reconhecer a nulidade do registro da referida marca.

Diante dodo o exposto, REQUER:

a) O recebimento e processamento da presente oposição, e, ao final a total procedência, para fins de que seja NEGADO O PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA .

Nestes termos, aguarda deferimento.

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Anexos:

1.

2.

3.

Ao chegar ao final da inicial, revise uma, duas vezes a peça. De preferência, passe para um colega revisar, evitando a leitura "viciada" daquele que elabora a ação. Seja objetivo e destaque os elementos necessariamente relevantes, de forma que direcione o julgador aos fatos que influenciem de fato à conclusão do direito. Se houver alguma nova dica nos envie!! Colabore com a continuidade desta plataforma. ;)