Modelo de Petição: Oposição de pedido de registro de marca no INPI - Marca notoriamente conhecida

ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI   PRAZO Protocolizado o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 sessenta dias. Art. 158 LPI   Nº do Processo Marca       inscrito no CPF sob nº endereço eletrônico residente e domiciliado na na cidade de vem à Vossa presença nos termos do Art. 158 da Lei 9.279/96 - LPI propor

OPOSIÇÃO

em face da publicidade da Marca  pelos fatos e motivos que passa a expor.

DOS DADOS DO PEDIDO DE REGISTRO

Nº do Processo Titular Marca    Data do Depósito Publicação Revista nº      em      .

DA LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO OPOENTE

O opoente é empresário no ramo de      e  ao tomar conhecimento da publicação de interesse de registro da Marca      verificou a ocorrência de    motivando a presente oposição nos termos do Art. 158 da Lei 9.279/96 - LPI com base nos seguintes argumentos.

MARCA SEMELHANTE - CONFUSÃO

Conforme relatado a Marca é semelhante à marca utilizada e já registrada pelo opoente conforme prova em anexo. Ocorre que apesar de não ser idêntica a marca depositada pode gerar confusão ao consumidor pela semelhança do . Nos termos da Lei da Propriedade Industrial não é possível registrar sinal ou expressão que reproduza de forma semelhante o nome empresarial de um negócio que possa causar confusão ao cliente in verbis Art. 124. Não são registráveis como marca ... XIX - reprodução ou imitação no todo ou em parte ainda que com acréscimo de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia O titular desta marca depositada atua no mesmo segmento do opoente vejamos Objeto social do Opoente Objeto social do Titular Ou seja a atuação no mesmo segmento agrava a situação de convivência de duas marcas semelhantes possibilitando que o consumidor seja induzido em erro quanto à origem dos produtos conforme já sinalizado pela jurisprudência PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. ART. 124 XIX DA LPI - COLIDÊNCIA CONFIGURADA. SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS. - ... A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos semelhantes ou afins de origens diversas nos termos do artigo 123 I da Lei nº 9279/96 bem como de identificação da origem dos produtos. - Considerando o princípio da especialidade o que conta é uma eventual estreita afinidade entre os produtos e seus respectivos segmentos de mercado. - Configurado o risco de confusão entre as marcas mistas xxx das empresas autora e ré quando consideradas como produtos pertencentes a segmentos de mercado afins - comércio de roupas e acessórios e comércio de bijuterias - implicando assim na impossibilidade de convivência entre marcas incidindo na vedação do artigo 124 XIX da LPI em razão de que tal semelhança possibilita erro dúvida ou confusão entre os consumidores . Procedência do pedido de nulidade do registro n.º 901.238.171 para a marca mista xxx na classe NCL 7 35 de titularidade da empresa ré. - Precedentes jurisprudenciais. - ... TRF-2 - AC 01299881720144025101 RJ 0129988-17.2014.4.02.5101 Relator PAULO ESPIRITO SANTO Data de Julgamento 17/07/2017 1ª TURMA ESPECIALIZADA No presente caso é inequívoco que o cliente fará associação da nova marca à marca do opoente podendo concluir falsamente tratar-se de uma simples repaginação de layout o que deve ser evitado. A base de uma marca exige muito tempo e trabalho na construção de credibilidade não podendo ser usurpada deliberadamente por uma empresa nova no segmento.

MARCA COM REGISTRO ANTERIOR

A Marca      depositada pelo titular      é idêntica à marca    de titularidade e registrada em nome do opoente desde    conforme registro que junta em anexo. Tal prática fere claramente a previsão legal disposta no  Art. 124. Não são registráveis como marca ... XIX - reprodução ou imitação no todo ou em parte ainda que com acréscimo de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Trata-se de situação que fere gravemente o princípio da anterioridade do registro pois trata-se de terceiro que tenta usufruir de marca já solidificada no mercado devendo ser indeferido conforme entendimento da jurisprudência APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - INDEFERIMENTO DE REGISTRO - COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS " FRONTIER" E " FRONTIERA" - SEGMENTO DE MERCADO AFIM - RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA - ART. 124 XIX DA LPI - RECURSO DESPROVIDO. I - Em havendo colidência entre marcas assemelhadas dentro do mesmo ramo de atividade ou afim deve prevalecer o registro efetuado em data anterior em face do disposto no art. 124 XIX da LPI II - O indeferimento da marca da apelante deve ser mantido não apenas por haver risco de confusão quanto ao consumo dos produtos mas sobretudo ante a possibilidade de causar associação indevida com marca alheia levando o público consumidor a pensar que adquiriu produto de uma determinada empresa quando na verdade trata-se do produto de outra III - Apelação desprovida. TRF-2 - AC 08001895820094025101 RJ 0800189-58.2009.4.02.5101 Relator ANTONIO IVAN ATHIÉ Data de Julgamento 12/06/2017 1ª TURMA ESPECIALIZADA Ademais não há que se falar de excessão ao requisito da anterioridade   uma vez que . 

MARCA DE USO ANTERIOR

A Marca depositada pelo titular é idêntica à marca de titularidade deste opoente e de uso ostensivo por mais de 6 seis meses conforme provas que faz em anexo. Trata-se de situação que flexibiliza o princípio da anterioridade do registro pois trata-se de terceiro de boa fé que já usufrui há mais tempo os benefícios e notoriedade da marca conforme clara previsão legal Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições desta Lei sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que de boa fé na data da prioridade ou depósito usava no País há pelo menos 6 seis meses marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico semelhante ou afim terá direito de precedência ao registro. Ou seja trata-se de excessão ao requisito da aterioridade em face da boa fé do opoente que jamais teve qualquer informação sobre necessidade de registro e levou anos para solidificar um nome forte e dar credibilidade à marca. Como prova do uso da marca junta em anexo configurando o direito do opoente conforme precedentes sobre o tema APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PLEITO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. ... . " Independentemente da data da prioridade ou do depósito da marca comercial a Lei n. 9.279/96 em seu art. 129 § 1º assegura essa prioridade a quem comprovadamente já a usava há mais de seis meses antes da data do depósito por terceiro . Para os efeitos do referido dispositivo legal não há que se considerar a condição de ex-sócio da beneficiária da marca do representante legal da empresa que reivindica a prioridade com base também no uso anterior da marca" . TJ-SC - AC 00010699520058240051 Ponte Serrada 0001069-95.2005.8.24.0051 Relator José Maurício Lisboa Data de Julgamento 09/10/2017 Câmara Especial Regional de Chapecó Juntar elementos que demonstrem a construção da credibilidade da marca e uso por tempo superior a 6 meses tais como contrato social Notas Fiscais contendo a marca anúncios em jornais guias telefônicos anúncios etc. Informa por fim ter dado entrada em ao pedido do registro da marca em seu nome conforme protocolo em anexo.

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA O artigos 126 da LPI e 6º bis da CUP dispõem claramente sobre proteção de marcas de notório renome in verbis Lei nº 9.279/96 - LPI Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis 1 da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial goza de proteção especial independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil " . Assim independente de prévio registro no Brasil as marcas notoriamente reconhecidas não podem ser objeto de pedido de registro. Nesse sentido é a redação da Convenção da União de Paris - CUP Art. 6 bis Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro quer administrativamente se a lei do país o permitir quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução imitação ou tradução suscetíveis de estabelecer confusão de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta " . Assim considerando que a marca depositada é cópia fiel de marca com renome internacional com atuação em segmento de mercado idêntico o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Diante dodo o exposto REQUER a O recebimento e processamento da presente oposição e ao final a total procedência para fins de que seja NEGADO O PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA    .         Anexos 1. Procuração 2. Prova da representação quando empresa 3. Provas do alegado Ao chegar ao final da inicial revise uma duas vezes a peça. De preferência passe para um colega revisar evitando a leitura " viciada" daquele que elabora a ação. Seja objetivo e destaque os elementos necessariamente relevantes de forma que direcione o julgador aos fatos que influenciem de fato à conclusão do direito. Se houver alguma nova dica nos envie!! Colabore com a continuidade desta plataforma.
ATENÇÃO: Certifique-se sempre da vigência dos artigos legais referidos - a alteração de um dispositivo legal pode alterar embasamentos, suportes fáticos e prazos, podendo comprometer sua atuação.

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